Meeliften op het succes van een ander
*** zie voor de recente stand van zaken dit artikel ***
Wat te doen als je een klein bedrijf bent, geen geld hebt, maar toch aandacht wil van de consument? Een originele low budget campagne verzinnen die met gemak een paar honderdduizend hits op youtube genereert? Of een supergeslaagde “social media” campagne creëren door het inzetten van een hockeyelftal Bavariababes? (Ja, ja ook uw advocaat volgt de actualiteiten). Gelukkig zijn er veel bedrijven die het zo doen.
Helaas zijn er ook een groot aantal bedrijven die proberen mee te varen in het kielzog van bestaande bedrijven. Succesvolle producten worden daarbij geïmiteerd of een leuke (reeds bestaande) huisstijl wordt net iets anders overgenomen.
Gebruik andermans merk als Google adword
Sinds Google de absolute nummer 1 is op internet bestaat het fenomeen van het gebruik van andermans merk (-naam) als “adword”. Hoe gaat dat? Google verkoopt woorden (adwords) die een advertentie bij Google genereren zodra die woorden in een zoekopdracht voorkomen. Per dag ontvangt Google ongeveer 200 miljoen van dit soort zoekopdrachten. Zoekt iemand bijvoorbeeld op “hotel in New York”, dan verschijnen er aldus advertenties voor hotels in New York. Deze “adwords” worden verkocht aan de hoogste bieder. De koper rekent per “klik” af met Google. Het is mogelijk om per dag een maximaal bedrag aan te verbruiken “kliks” in te stellen. Kost het adword “hotel” bijv. € 0.50,= per klik, en er is een daglimiet van € 50,= ingesteld, dan kunnen per dag maximaal 100 mensen het adword “hotel” aanklikken.
Het verkopen van deze adwords in combinatie met het zijn van de populairste zoekmachine op het internet is één van de meest succesvolle businessmodellen ooit gebleken. Google is het zodoende gelukt om haar bedrijfswaarde in slechts 12 jaar uit te bouwen to ca. 125 Miljard USD.
Hoe de verkoop van adwords precies in zijn werk gaat is hier in een presentatie te zien. Hierbij kunnen verschillende belangen in het geding komen. De verkoop van een adwords door Google zoals “hotel” is onschuldig omdat “hotel”, en ook “New York”, beschrijvende woorden zijn. Minder onschuldig is het als Google merken te koop aanbiedt die gekocht kunnen worden door de concurrent van die merken. Dat is de situatie dat een concurrent andermans merk (-naam) als adword koopt. Denk aan de situatie dat u zoekt op “Ipod” (een merk van Apple) en er verschijnt een advertentie voor Sony mp3 spelers.
Waarom stuit het gebruik van andermans merk als adword op veel weerstand van merkhouders?
Een merkhouder doet grote investeringen om een merk “op te bouwen”. Een bekend merk worden gaat niet vanzelf. Is een merkhouder zover dat een consument uit zichzelf op zoek gaat naar bijvoorbeeld een “Ipod”, dan is dit doorgaans voorafgegaan door een lang investeringstraject in marketing.
Is het dan wel terecht dat een concurrent, bijvoorbeeld met gebruikmaking van het merk Ipod, zijn eigen, met de in dit geval Ipod concurrerende, waren in de markt kan zetten? Een relatief onbekende prijsvechter kan zich zo immers door het kopen van merknamen van concurrenten als adwords in de kijker van de consument spelen. In plaats van wat een merk zou moeten doen, namelijk haar eigenaar helpen, werkt het merk dan als een magneet voor producten of diensten die concurreren met de producten of diensten van de eigenaar van het merk. De concurrent profiteert hierdoor van de marketinginvestering van de eigenaar van het merk.
De vraag is dan ook of het is toegestaan het merk van een concurrent als adword te gebruiken.
Hof van Justitie EG 23 maart 2010, Google vs. Louis Vuitton
Op 23 maart 2010 heeft het Hof van Justitie EG een arrest gewezen in –kort gezegd- de zaak Google vs. Louis Vuitton. Link naar het arrest. In deze zaak komt het al dan niet toestaan van het gebruik van andermans merk als adword aan de orde.
In de zaak is aan de orde dat een verkoper van nep Louis Vuitton artikelen het merk Louis Vuitton als adword kocht van Google om daarmee nepartikelen aan te prijzen. Louis Vuitton verwijt Google dat het haar merknaam als adword verkoopt. Het arrest is niet alleen van belang voor Google (mag zij merken als adwords verkopen aan niet-merkhouders), maar ook voor bedrijven onderling (mag je het merk van je concurrent als adword gebruiken?).
Eerst zal ik de werkwijze van het Hof bespreken bij het beoordelen van het al dan niet toestaan van andermans merk als adword. Daarbij komt ook de rol van Google aan de orde. Daarna geef ik de conclusie van het arrest weer. Afsluitend geef ik commentaar op het arrest.
Doet het gebruik van andermans merk (-naam) als adword afbreuk aan de functies van het merk?
Het Hof onderzoekt of het gebruik van andermans merk als adword afbreuk doet aan “de functies van het merk”. In het algemeen worden de volgende functies van een merk onderscheiden:
- de herkomstfunctie; een merk dient om aan de consument duidelijk te maken
dat een bepaald product of dienst afkomstig is van de merkhouder. Als op een blikje Coca Cola staat,
mag je verwachten dat er Coca Cola in zit. De herkomstfunctie is de belangrijkste functie van een
merk;
- communicatiefunctie; met het merk wordt een bepaalde levensstijl gecommuniceerd;
- de reclamefunctie; de mogelijkheid om met een merk de aandacht op een product en/of dienst te
vestigen en marktdeelnemers het product te laten benoemen;
- de investeringsfunctie; waarborgen van goodwill die met het merk is gekweekt;
en
- de kwaliteitsfunctie, het merk waarborgt een bepaalde kwaliteit.
Het zal u niet verbazen dat de hierboven genoemde functies in elkaar overlopen. Een strikt onderscheid is niet te maken.
Het Hof benoemt in r.o. 76 en 77 van het arrest Google vs. Louis Vuitton de herkomstaanduidingsfunctie, de communicatie-, investerings- en de reclamefunctie. Alsook de functie die erin bestaat de kwaliteit van waren of diensten te garanderen.
76. Uit die rechtspraak volgt dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk afbreuk kan doen (reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 54, en L’Oréal e.a., punt 60).
77 Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen (hierna:(„herkomstaanduidingsfunctie”), maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie , de investerings en de reclamefunctie (arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 58).
Het Hof onderzoekt vervolgens alleen de herkomstaanduidingsfunctie en reclamefunctie
Vervolgens onderzoekt het Hof alleen of de “herkomstaanduidingsfunctie” en de “reclamefunctie” van een merk in het geding is bij gebruik van een merk als adword door een concurrent. Een reden waarom het Hof de andere functies niet onderzoekt geeft het Hof niet.
De herkomstfunctie van een merk in relatie tot Google adwords
Het Hof overweegt ter zake van de herkomstaanduiding dat of er afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van een merk in het bijzonder afhangt van de wijze van presentatie van de advertentie (waarin het adword van een concurrent voorkomt) die naar aanleiding van de zoekopdracht verschijnt. Wanneer de advertentie de indruk wekt dat er tussen een concurrent en de merkhouder een economische band kan bestaan, moet ervan worden uitgegaan dat er sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie. Het Hof concludeert dan in r.o. 90:
90 Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economisch band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden vastgesteld dat afbreuk wordt gedaan aan deze functie van het merk.
Het voorgaande betekent dat de herkomstfunctie wat betreft het Hof niet per se in het geding is bij het gebruik van merk adwords van een concurrent. Van belang is dat de concurrent die een merk adword koopt de internetgebruiker in de advertentie niet misleid, geen verwarring sticht en geen economische band met de merkhouder suggereert.
De reclamefunctie van een merk in relatie tot Google adwords
Het Hof overweegt in r.o. 97 & 98
97 Wanneer de internetgebruiker de naam van een merk als zoekwoord invoert, verschijnt normaal dus de home en advertentiepage van de merkhouder als een van de eerstenatuurlijke resultaten. Door deze, overigens gratis, weergave is verzekerd dat de waren of diensten van de merkhouder zichtbaar zijn voor de internetgebruiker, ongeacht ofdeze houder er al dan niet in slaagt om ervoor te zorgen dat ook een advertentie in het veld „gesponsorde links”, ergens bovenaan, wordt getoond.
98 Gelet op een en ander moet worden vastgesteld dat het gebruik van een teken dat
gelijk is aan een merk van een ander, in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst als die welke in de hoofdgedingen aan de orde is, geen afbreuk kan doen aan de reclamefunctie van het merk.
Het komt er op neer dat het Hof overweegt dat met de verkoop van merken als adwords aan een concurrent geen afbreuk wordt gedaan aan de reclamefunctie omdat de merkhouder (de eigenaar van een merk) toch vrijwel altijd bovenaan staat bij de “natuurlijke” zoekresultaten. Of dit “echt” zo is, is mijn inziens zeer de vraag. Echter, het Hof heeft hierover het laatste woord en met dit oordeel lijkt de discussie over de aantasting van de reclamefunctie beslecht.
Aansprakelijkheid Google voor de verkoop van merken als adwords
De aansprakelijkheid van Google voor de verkoop van merken (aan concurrenten van de merkhouder) als adwords wijst het Hof in beginsel af op grond van artikel 14 van de e-commerce-richtlijn. Het Hof beslist dat Google niet aansprakelijk is voor merkinbreuk wanneer Google:
“geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens. Indien dat het geval is, kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die hij op verzoek van een adverteerder heeft opgeslagen, tenzij hij niet snel die gegevens verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat hij kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder”. (r.o. 120)
Google zal op grond van dit arrest (moeten 2x) ervoor moeten zorgen een passieve rol in te nemen bij de verkoop van adwords.
Conclusie
Het merk van een concurrent mag als adword gekocht worden, en Google mag deze adwords verkopen.
De restrictie is wel dat de aan het adword gekoppelde advertentie niet misleidend of verwarrend mag zijn. Immers, dan komt de herkomstfunctie van het merk in het gedrang. Is er een bedrijf dat bijvoorbeeld tweedehands Ipods verkoopt, dan zal zij in haar advertentie duidelijk moeten maken dat het om tweedehands Ipods gaat, en dat de Ipods derhalve niet direct van Apple afkomstig zijn.
Voorts gaat het erom dat de internetgebruiker geen econcomische band kan vermoeden tussen degene die de advertentie plaatst (en daarbij het merk van een concurrent als adword heeft gebruikt) en de houder van het merk. Het gebruik van ad words om daarmee nep artikelen te verkopen is niet toegestaan.
Google is alleen direct aansprakelijk voor de verkoop van merk adwords wanneer zij zich inhoudelijk zou bemoeien met de selectie van de adwords (bijvoorbeeld door bij het adword NIKE tegelijk het woord KOPIE als adword aan te bieden) en de inrichting van de advertenties. Ook is Google aansprakelijk indien zij niet prompt advertenties verwijderd met een misleidend en verwarrend karakter en die gekoppeld zijn aan een adword dat tegelijk andermans merk is, en Google daarvan op de hoogte is gesteld.
Is het laatste woord nu over andermans merk als Google adword gesproken?
Het is aan de nationale rechter om in concrete gevallen te beoordelen of er geweld wordt gedaan aan de herkomstfunctie van een merk. De rechtspraak (hierover) is nog in ontwikkeling, en het is de vraag welke grenzen in de praktijk worden getrokken.
Het getoond worden van de URL van een concurrent onder Google advertentie is niet voldoende om suggestie van economische band weg te nemen. Daarvoor is méér nodig.
Mijn inziens mag geconcludeerd worden dat het zichtbaar zijn van de naam van degene die de google advertentie heeft geplaatst, niet voldoende is om geen economische band tussen “de concurrent” (die het merk van een ander als adword heeft gebruikt) en de merkhouder te veronderstellen. Dit nu de URL van degene die de advertentie heeft geplaatst altijd (standaard) zichtbaar is. Het getoond worden van die URL neemt daarom mijn inziens niet weg dat er sprake zou kunnen zijn van een economische band, daarvoor zou dan naar mijn mening méér nodig zijn.
Investeringsfunctie van een merk is niet expliciet door het Hof besproken
Het blijft wringen dat een merkhouder die veel in zijn /haar merk heeft geïnvesteerd moet toezien hoe een concurrent gebruik maakt van zijn/ haar merk om daarmee concurrerende waren en diensten te verkopen. Dit geldt natuurlijk vooral voor bekende merken, maar ook de investeringen van merkhouders van minder bekende merken kunnen aanzienlijk zijn.
Het Hof van Justitie EG heeft in het arrest L'Oreal/Bellure (18 juni 2009) nu juist voor bekende merken het beschermingswaardig zijn van de investeringsfunctie gehonoreerd. Het is daarom dan ook opvallend dat het Hof van Justitie betreffende die functie, in dit arrest, alleen expliciet in gaat op de context van het aanbieden van valse Louis Vuitton tassen/producten. Dit aanbieden met gebruikmaking van een ‘Louis Vuitton’ of ‘LV’ adword, acht het Hof (uiteraard terecht) onrechtmatig omdat het de investeringfunctie van het merk aantast. Andere situaties waarin de investeringsfunctie aan de orde zou kunnen zijn benoemd het Hof helaas niet.
Conclusie van de advocaat generaal / investeringsfunctie van het merk
De advocaat generaal van het Hof gaat in zijn conclusie uitgebreider in op de investeringsfunctie. De advocaat generaal rept over “een glijdende schaal” van bescherming, waarbij de grootst mogelijke bescherming wordt verleend aan bekende merken (de investeringsfunctie). Dit ook weer in lijn met L'Oreal/Bellure. Echter, de bescherming is nooit absoluut en dient steeds afgewogen te worden tegen andere belangen. De advocaat generaal overweegt onder meer:
102. Nevertheless, whatever the protection afforded to innovation and investment, it is never absolute. It must always be balanced against other interests, in the same way as trade mark protection itself is balanced against them. I believe that the present cases call for such a balance as regards freedom of expression and freedom of commerce. (45)
103. Those freedoms are particularly important in this context because the promotion of innovation and investment also requires competition and open access to ideas, words and signs. That promotion is always the product of a balance that has been struck between incentives, in the form of private goods given to those who innovate and invest, and the public character of the goods necessary to support and sustain the innovation and investment. That balance is at the heart of trade mark protection. Accordingly, despite being linked to the interests of the trade mark proprietor, trade mark rights cannot be construed as classic property rights enabling the trade mark proprietor to exclude any other use. (46) The transformation of certain expressions and signs – inherently public goods – into private goods is a product of the law and is limited to the legitimate interests that the law deems worthy of protection. It is for this reason that only certain uses may be prevented by the trade mark proprietor, while many others must be accepted. (47)
Dat het aanbieden van nepartikelen middels gebruikmaking van een adword van het merk dat wordt gekopieerd, aantasting van de investeringsfunctie inhoudt staat nu vast. Echter, mijn inziens zijn er meer situaties denkbaar waarbij de investeringsfunctie van een (bekend) merk wordt aangetast door gebruik van een adword van een (bekend) merk door de niet merkhouder.
Op zoek naar de juiste balans
Uiteindelijk zal de juiste balans tussen de belangen van de merkhouder en de samenleving gevonden moeten worden. De advocaat generaal zegt mijn inziens terecht:
108. I am concerned that, if trade mark proprietors were to be allowed to prevent those uses on the basis of trade mark protection, they would establish an absolute right of control over the use of their trade marks as keywords. Such an absolute right of control would cover, de facto, whatever could be shown and said in cyberspace with respect to the good or service associated with the trade mark.
De conclusie van de advocaat generaal Poiares Maduro d.d. 22 september 2009 is hier te vinden:
Interflora vs. Marks & Spencer
Binnenkort wijst het Hof van Justitie EG arrest in de zaak Interflora vs. Marks & Spencer. Deze zaak gaat ook over Google adwords. De prejudiciële vragen die aan het Hof zijn gesteld door het Britse High Court zijn hier te vinden. Wellicht biedt het te wijzen Interflora vs. Marks & Spencer arrest meer duidelijkheid.
Quirijn Meijnen
advocaat