Know How beschermen: Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen. De NDA in de wet vastgelegd.

Naast de bestaande intellectuele eigendomsrechten( o.a auteursrecht, octrooirecht, modelrecht) is er nu nog een manier om informatie die specifiek is voor je bedrijf te beschermen.

 Op 23 oktober 2018 is er een nieuwe wet in werking getreden, namelijk de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen. De wet biedt bescherming aan niet-openbaar gemaakte know-how en bedrijfsinformatie. 

Sinds het bekende arrest Lindenbaum/Cohen in 1919 kon een bedrijf beroep doen op onrechtmatige daad als bedrijfsgeheimen zonder toestemming gebruikt, verkregen of openbaar werden gemaakt. 

In de praktijk wordt veel gebruik gemaakt van een geheimhoudingsovereenkomst (‘Non Disclosure Agreement’). Zo wordt aan de hand van een contract afgesproken dat bepaalde informatie geheim moet blijven. Als een partij van de overeenkomst zich daar niet aanhoudt, komt hij de overeenkomst niet na, wat een wanprestatie oplevert. Er kan dan schadevergoeding gevorderd worden. 

Nu is er eindelijk een specifieke regeling voor bedrijfsgeheimen. De wet is geïmplementeerd naar aanleiding van de Richtlijn bedrijfsgeheimen (2016/943/EU). De richtlijn is opgesteld ter harmonisering op Europees niveau. Het doel is om zo de innovatie en concurrentie te beschermen. 

De wet omschrijft definities van de begrippen bedrijfsgeheim, houder van bedrijfsgeheim, inbreukmakende goederen en inbreukmaker. 

Wat een inbreuk op bedrijfsgeheim inhoudt, wordt nauwkeurig beschreven. 

Ten slotte worden de mogelijke maatregelen opgesomd, zoals staking van gebruik of schadevergoeding. 

In artikel 1 (sub c) van de wet wordt besproken dat er door de houder onderworpen moet zijn aan ‘redelijke maatregelen’. Dit is een belangrijk onderdeel. De houder van een bedrijfsgeheim moet maatregelen hebben getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie geheim blijft. In de Memorie van Toelichting worden voorbeelden gegeven zoals geheimhoudingsclausules of digitale beschermingsmaatregelen. 

De positie van de houder van bedrijfsgeheimen wordt door de nieuwe wet zeer versterkt. De houder heeft nu de mogelijkheid om zich rechtstreeks op de wet te beroepen. Eventuele maatregelen zijn zo veel makkelijker te bereiken. 

Het blijft verstandig om als houder van bedrijfsgeheim een geheimhoudingsclausule af te sluiten. Dit vormt een stevige basis voor je beroep op deze nieuwe wet.

Quirijn Meijnen

"For the past few months I’ve been making stuff for the sole purpose of fulfilling trademark categories under EU law” (Banksy)

Het EU merk van Banksy voor een van zijn beroemdste kunstwerken (“flower thrower”) is ongeldig verklaard door het door de Nietigheidsafdeling (Cancellation Division) van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (de ‘EUIPO’). De “flower thrower” is door Banksy voor het eerst door middel van graffiti aangebracht op een garage in Jeruzalem in 2005. Het bedrijf van Banksy (Pest Control Limited) heeft in 2014 het merk ingeschreven in het register van de EUIPO.

       Banksy – Love Is In The Air, Flower Thrower, 2005, Ash Salon Street, Bethlehem,  West Bank, photo: 

         CC BY  2.0 by jensimon7

Inroepen van de nietigheid “Flower thrower” merk

In 2019 startte ansichtkaarten producent Full Colour een nietigheidsactie bij het EUIPO. Volgens Full Colour was het EU “flower thrower” merk nietig omdat Pest Control limited het merk “te kwader trouw” zou hebben geregistreerd (art. 59 (1) b EUTMR. Ook zou het merk elk onderscheidend vermogen ontberen (art. 7 (1) (b) EUTMR. Tenslotte zou het merk uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (art. 7 (1) (c) EUTMR, aldus Full Colour.

Volgens Full colour is het merk te kwader trouw aangevraagd. Full Colour voert de volgende argumenten aan. De “flower thrower” betreft een graffiti werk betreft dat in de publieke ruimte is aangebracht, vrij kan worden gefotografeerd en zo door het publiek is verspreidt. Banksy moedigde de verspreiding van het werk aan. Hi-res afbeeldingen van het werk waren via de website van Banksy te downloaden. Banksy stimuleerde het publiek het werk te gebruiken zoals het publiek dat wilde. Banksy schreef in zijn boek “Wall and Piece” (op de cover van dit boek staat de “flower thrower” afgebeeld) “copyright is for losers” en dat het publiek moreel en juridisch vrij moet zijn om werken die aan het publiek worden opgedrongen te reproduceren, veranderen of anderszins te gebruiken. 

Volgens Full Colour wist Banksy ook ten tijde van het aanvragen van het EU merk “flower thrower” dat het werk “flower thrower” op grote schaal werd gebruikt door een groot aantal partijen voor allerlei goederen zonder dat er een commerciële band bestaat tussen Banksy en deze partijen. Volgens Full Colour gebruikt Banksy het merk niet als merk, en wordt het niet gebruikt voor door Banksy op de markt gebrachte goederen of diensten. De enige reden waarom Banksy het EU merk aangevraagd zou hebben, aldus Full Colour, is om het werk dat het merk vormt (“flower thrower”) via het merkenrecht tot in oneindigheid te monopoliseren. Het merkenrecht kan immers tot in oneindigheid verlengd worden, terwijl het auteursrecht slechts tot 70 jaar na de dood van de maker geldt. 

Pest Control Limited (de merkhouder) stelt dat de Full Colour niet heeft aangetoond dat er van kwade trouw aan de kant van Pest Control Limited sprake zou zijn. Volgens Pest Control Limited zou hetgeen Banksy heeft gezegd of heeft gedaan de wet niet veranderen en hem of Pest Control Limited niet verbieden om rechten te claimen en bescherming te zoeken die de wet nu eenmaal biedt. Zou dit anders zijn dan zou dat onder meer in strijd zijn met de beginselen van vrijheid van meningsuiting en gelijkheid voor de wet op grond van respectievelijk de artikelen 11(vrijheid van meningsuiting en informatie) en 20 (Eenieder is gelijk voor de wet) van het Handvest van de grondrechten van de EU. Pest Control Limited haalt overweging 83 uit het Arrest van het Hof van Justitie EU (HcJ-EU)  (C-488/16 P) Neuschwanstein aan om te betogen dat zelfs bij het inschrijven van een merk met als doel een concurrent die een overeenstemmend teken gebruikt oneerlijk te beconcurreren, niet kan worden uitgesloten dat de aanvrager van het merk toch een legitiem doel nastreeft. Het HvJ-EU overwoog:

“83. In dat arrest, waarnaar het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest verwijst, heeft het Hof immers met betrekking tot de bedoeling van de aanvrager op het tijdstip van indiening van een Uniemerkaanvraag in wezen geoordeeld dat zelfs in het geval waarin hij een teken aanvraagt met als enige bedoeling, een concurrent die een overeenstemmend teken gebruikt oneerlijk te beconcurreren, niet kan worden uitgesloten dat de aanvrager met de inschrijving van dit teken een legitiem doel nastreeft. Het Hof heeft gepreciseerd dat dit onder meer het geval kan zijn wanneer de aanvrager op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag weet dat een derde – een nieuwkomer op de markt – van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager doet besluiten om dit teken te doen inschrijven teneinde het gebruik van deze presentatie te beletten (arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punten 47‑49). Derhalve vloeit uit dat arrest niet voort dat de beoordeling van de kwade trouw noodzakelijkerwijs moet berusten op de middelen die zijn aangewend om een dergelijk doel te bereiken.”

Ook haalt Pest Control overwegingen 74 t/m 78 van het SKY arrest aan van 29 januari 2020 (HvJ-EU C371/18 SKY) om te betogen dat de kwade trouw van de aanvrager niet kan worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten. Hieronder de overwegingen 74 t/m 78 uit het SKY arrest:

74. Het Hof heeft reeds geoordeeld dat, naast het feit dat het begrip „kwade trouw” overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat er sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk, bij de uitlegging ervan rekening moet worden gehouden met de bijzondere context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer. In dit verband beogen de regels inzake het Uniemerk in het bijzonder bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie, waarin elke onderneming, teneinde haar clientèle aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk moet kunnen inschrijven die de consument in staat stellen deze waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C 104/18 P, EU:C:2019:724, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

75. Zo is de absolute nietigheidsgrond van artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 2, onder d), van de Eerste richtlijn van toepassing wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een Uniemerk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de in het voorgaande punt van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte wezenlijke functie van herkomstaanduiding (arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C 104/18 P, EU:C:2019:724, punt 46).

76. Het is juist dat de aanvrager van een merk op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag of van het onderzoek ervan, niet verplicht is aan te duiden en zelfs niet precies hoeft te weten hoe hij dat aangevraagde merk zal gebruiken, en dat hij beschikt over een termijn van vijf jaar om een begin te maken met een daadwerkelijk gebruik dat strookt met de wezenlijke functie van het merk [zie in die zin arrest van 12 september 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C 541/18, EU:C:2019:725, punt 22].

77. Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 109 van zijn conclusie, kan de inschrijving van een merk zonder dat de aanvrager enig voornemen heeft het te gebruiken voor de aangeduide waren en diensten evenwel kwade trouw opleveren omdat de merkaanvraag dan niet gerechtvaardigd is in het licht van de doelstellingen van verordening nr. 40/94 en de Eerste richtlijn. Er kan echter slechts van een dergelijke kwade trouw worden gesproken wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk.

78. De kwade trouw van de aanvrager kan dus niet worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten.

Banksy had sinds de ingestelde nietigheidsactie niet stil gezeten. Banksy opende in oktober 2019 een winkel in Croydon, Zuid Londen met de naam “GrossDomesticProduct” . 

        Copyright: Gary Etchell

De winkel had als doel kunstwerken van Banksy te verkopen. De winkel was niet toegankelijk voor het publiek. De kunstwerken waren zichtbaar door het raam van de winkel en konden vervolgens online (https://shop.grossdomesticproduct.com/ )worden aangeschaft. Banksy hanteerde daarbij een controle procedure waarbij potentiële kopers moesten verklaren de gekochte werken niet door te verkopen en ze geen kunsthandelaren waren. 

In “the Guardian” van 1 oktober 2019 gaf Banksy aan wat de reden voor het openen van de winkel was

“possibly the least poetic reason to ever make some art” – a trademark dispute.

“A greetings card company is contesting the trademark I hold to my art,” 

“And attempting to take custody of my name so they can sell their fake Banksy merchandise legally.”

“Sometimes you go to work and it’s hard to know what to paint, but for the past few months I’ve been making stuff for the sole purpose of fulfilling trademark categories under EU law,” the artist said, admitting the subject matter is “not a very sexy muse”.

Banksy wilde het merkenrecht geschil naar zijn hand zetten door voor elke klasse waarvoor hij het “flower thrower” merk heeft geregistreerd producten te maken en te verkopen. Zo heeft Banksy onder andere kinderspeelgoed gemaakt waarbij houten migranten poppetjes in een vrachtwagen worden geladen. Een ander product is een steekvest met daarop de Engelse vlag (dit vest werd door Stormzy gedragen op Glastonbury 2019). Het idee is dat de producten met gebruikmaking van het “flower thrower” merk worden verkocht. Banksy wil zo voorkomen dat EUIPO oordeelt dat hij, althans zijn bedrijf Pest Control Limited, het merk niet als merk heeft gebruikt. 

Het speelgoed dat Banksy heeft gemaakt voor klasse 28 (speelgoed)

        

        Copyright; Banksy/PA

Beslissing

De Cancellation Division legt uit dat het begrip “aanvrager” (van een merk) in artikel 59 (1) b EUTMR zo moet worden begrepen als zijnde de persoon die een merk in eigen naam (voor zichzelf) aanvraagt alsook elke persoon die een gevolmachtigde instrueert om in eigen naam (de naam van de gevolmachtigde) een merk aan te vragen, terwijl die gevolmachtigde op basis van een afspraak tussen volmachtgever en gevolmachtigde handelt in het belang van de volmachtgever. De Cancellation Division overweegt dat Pest Control Limited de vertegenwoordiger is van Banksy, waarschijnlijk omdat Banksy anoniem wil blijven, en dat daarom de merkinschrijving van het EU merk “flower thrower.” in het belang van Banksy is gedaan.

De Cancellation Division merkt op dat het doel van een handelsmerk is om consumenten in staat te stellen de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten te identificeren en deze waren of diensten te onderscheiden van die van andere bedrijven.

De Cancellation Division overweegt in lijn met HvJ-EU Koton van 12 september 2019 (C-104/18 P) dat er sprake is van een registratie te kwader trouw wanneer uit relevante en consistente aanwijzingen blijkt dat de houder van een EU merk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding.

Het EUIPO oordeelde dat Pest Control Limited niet heeft aangetoond een geldige reden te hebben om het merk aan te vragen. Volgens Pest Control Limited zou een geldige reden voor de merkinschrijving o.a. daaruit bestaan dat Banksy -nu Banksy anoniem wenst te blijven- niet ongeregistreerde merkrechten en auteursrechten zou kunnen handhaven. Het verkrijgen van een merkinschrijving via Pest Control Limited om zodoende merkrechten te kunnen handhaven zou een legitiem doel zijn van de EU merkinschrijving en niet doelen op een merkinschrijving te kwader trouw, aldus Pest Control Limited. 

De Cancellation division van het EUIPO is het niet eens met de de stelling van Pest Control Limited en overweegt:

“Banksy heeft er voor gekozen om anoniem te blijven en om graffiti aan te brengen op andermans eigendom zonder daar toestemming voor te hebben, in plaats van om op canvas te verven of op zijn eigen eigendommen. Banksy heeft er ook voor gekozen om erg uitgesproken te zijn voor wat betreft zijn minachting voor intellectuele eigendomsrechten, alhoewel Banksy zijn aversie tegen intellectuele eigendomsrechten zeker niet zorgt voor de nietigheid van legitiem verkregen auteurs- en merkrechten. Onderstreept dient te worden dat een belangrijk punt is dat niet met zekerheid gezegd kan worden dat Banksy de eigenaar is van de werken (waaronder “flower thrower”) nu zijn identiteit verborgen is. Ook kan niet vastgesteld worden dat Banksy auteursrechten kan doen gelden met betrekking tot een graffiti. Het bestreden merk was aangevraagd zodat Banksy juridische rechten op het teken (dat als merk werd geregistreerd) zou krijgen omdat hij geen beroep kon doen op auteursrechten, maar het voorgaande is geen functie van een merk. Daarom kan het inschrijven van een merk niet gebruikt worden om zulke rechten te handhaven, welke rechten niet bestaan, of welke rechten niet bestaan voor de persoon die ze zegt te hebben. "

De Cancellation Division overwoog eerder al dat kan worden betoogd dat het werk “flower thrower” niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt omdat het is aangebracht zonder toestemming van de eigenaar van de muur waarop het is gespoten. Volgens de Cancellation Division zou het ook zo kunnen zijn dat aangenomen moet worden dat het auteursrecht op “flower thrower” is gegeven aan de eigenaar van de muur waarop het werk is gespoten. 

De Cancellation Division concludeert dan dat Banksy nooit de intentie heeft gehad om het merk daadwerkelijk te gebruiken voor de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd, op het moment dat hij het merk heeft aangevraagd (welk moment volgens de Cancellation Division het relevante moment is om de intenties van Banksy te beoordelen). Banksy begon het merk pas te gebruiken nadat de nietigheidsactie was ingesteld en het gebruik door Banksy was alleen om EU merkenrecht bepalingen te omzeilen, zoals Banksy ook zelf aangaf, aldus de Cancellation Dvision. 

Deze acties van Banksy zijn volgens de Cancellation Division in strijd met de eerlijke handelsgebruiken. De acties van Banksy zouden volgens de Cancellatio Division duidelijk maken dat het Banksy er om te doen was om een exclusief recht te verkrijgen voor doeleinden anders dan die worden gedekt door de functies van een merk.

De Cancellation Division oordeelt dat de nietigheidsactie succesvol is en dat de merkinschrijving nietig dient te worden verklaard voor alle waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Nu de nietigheidsactie succesvol is op basis van “te kwader trouw” heeft de Cancellation Division de overige aangevoerde gronden (artikelen 7 (1) (b) en (c) EUTMR niet beoordeeld.

Commentaar

Het begrip “te kwader trouw” lijkt in deze uitspraak nogal te worden opgerekt. Wanneer we er van uit gaan dat Banksy auteursrechthebbende is op de “flower thrower” afbeelding (en ik zie geen reden om daar niet van uit te gaan), en het duidelijk is dat derden de afbeelding -zonder toestemming van Banksy- commercieel exploiteren is het niet raar om deze afbeelding middels een merkrecht te willen beschermen. Alle uitspraken van Banksy aangaande “copyright is for losers” lijken mij niet ter zake doende. 

Dat het doel van de inschrijving van Banksy volgens de Cancellation Division zou zijn om (toch) een recht te verkrijgen nu de weg naar auteursrecht zou zijn afgesloten komt mij gekunsteld over. 

Dat Banksy via zijn bedrijf een merk inschrijft om rechten te handhaven lijkt mij nu juist de bedoeling van een merkrecht. Dat Banksy middels het EU merk rechten zou willen handhaven die niet worden gedekt door de functies van het merk, zoals de Cancellation Division stelt, acht ik onnavolgbaar. Immers, je kunt geen rechten handhaven die je niet hebt. Banksy zou het EU merk dan ook alleen kunnen gebruiken waarvoor het bedoeld is; optreden tegen derde partijen die zonder zijn toestemming het EU merk gebruiken voor waren en/of diensten waarvoor het EU merk is geregistreerd.

Dat Banksy het merk niet meteen daadwerkelijk heeft gebruikt duidt mijns inziens niet op een depot te kwader trouw. Immers, het komt in de praktijk heel vaak voor dat een merk eerst wordt gedeponeerd alvorens het wordt gebruikt. Al is het alleen maar om te voorkomen dat een derde partij het merk inschrijft nadat het is gebruikt. 

Hoe dan het openen van de “GrossNationalProduct” store waarin producten werden verkocht die vallen in de waren categorieën van de EU merkingschrijving nadat de nietigheidsactie is gestart te wegen?

Uiteraard kun je je afvragen of Banksy deze winkel zou zijn begonnen en de goederen had geproduceerd indien Full Colour geen nietigheidsactie zou zijn gestart. Echter, om hier nou in te lezen dat Banksy nooit van plan zou zijn geweest om het merk te gebruiken lijkt mij een stap te ver. Mijns inziens mag ervan uit worden gegaan dat wanneer een merk wordt aangevraagd de intentie bestaat dat merk op enig moment te gebruiken. Zeker tegen de achtergrond dat een nietigheidsactie wegens non-usus pas kan worden ingesteld indien een merk > 5 jaar na registratie niet normaal wordt gebruikt. 

Dat Banksy stelt alleen producten te verkopen om de EU merkenrecht regels te omzeilen acht ik niet zo relevant. Het is niet ongebruikelijk dat kunst in relatief kleine oplages worden verkocht. Een winkel die niet toegankelijk is, maar waar mensen wel naar binnen kunnen kijken om vervolgens online een product aan te schaffen dat zij in de winkel etalage hebben gezien lijkt mij een creatieve manier om een markt van kunstliefhebbers te bedienen. De EU merkenrecht regels worden dan niet omzeild maar juist gevolgd. Dit los van wat Banksy daar zelf over heeft te zeggen.

Merkwaardige overweging Cancellation Division over auteursrecht

Het komt mij voor dat de Cancellation Division zichzelf op het verkeerde spoor heeft gezet door te overwegen dat het heel wel mogelijk is dat Banksy geen auteursrechten op het werk zou doen kunnen gelden nu het om een (illegaal aangebrachte) graffiti gaat (en dat Banksy daarom dan via de merkenrechtelijke weg bescherming van het werk zoekt). Het maakt voor auteursrechtelijke bescherming niet uit of een werk al dan niet illegaal is aangebracht. Het gaat er om dat Banksy kan aantonen maker te zijn van het werk. Het bewijs daarvan is vrij. Dit zou Banksy bijvoorbeeld kunnen doen door een video te laten zien van het aanbrengen van de graffiti. Ook zou Banksy (objectief gedateerde) ontwerpen voor het kunstwerk kunnen tonen. 

Overigens ook al zou Banksy geen auteursrechten hebben op het flower thrower ontwerp en/of zou de reden van Banksy dan nog valt moeilijk in te zien waarom de merkinschrijving te kwader trouw zou zijn. Alleen wanneer Banksy willens en weten andermans werk als merk zou inschrijven, om bijvoorbeeld van de goodwill geassocieerd met dat werk te willen profiteren zou dit m.i. anders zijn. 

Het komt mij voor dat het publiek indien het wordt geconfronteerd met een kunstwerk dat is gemerkt met de “flower thrower” afbeelding zal menen dat dit kunstwerk afkomstig is van Banksy en/of een aan Banksy gerelateerd bedrijf. Het lijkt mij juist in het belang van het publiek dat Banksy en/of zijn bedrijf op basis van een EU merkrecht zou kunnen optreden tegen partijen die -zonder toestemming van Banksy- producten op de markt brengen die zijn gemerkt met de “flower thrower”, maar geen commerciële band met Banksy en/of zijn bedrijf hebben.

Zou Banksy /Pest Control Limited de zaak hebben gewonnen (hetgeen nu niet het geval is, maar Pest Control Limited zou nog in hoger beroep kunnen gaan) en een geldig EU ‘flower thrower” merk hebben, dan is het nog maar de vraag of Pest Control Limited zou kunnen optreden tegen het gebruik dat Full Colour van de “Flower thrower” afbeelding maakt. Immers, het is nog maar zeer de vraag of er sprake is van merkgebruik door Full Colour.

Quirijn Meijnen

Zie ook over Banksy:

http://www.quirijnmeijnen.nl/2015/04/damien-hirst-bombay-mix-spot-painting.html

Help mijn bandnaam is gestolen! Rock 'n roll in de rechtszaal

In de geschiedenis van de rock ’n roll is het een terugkerend fenomeen; gedoe over de bandnaam. Dit is ook niet verwonderlijk. De naam van de band is wat het grote publiek kent, en daarmee een belangrijke “asset”. Bands kennen gedurende hun bestaan vaak vele bandwisselingen. Het kan zijn dat van de originele line up nog maar een of soms niemand meer over is.

Een voorbeeld is Guns ’n Roses. Guns ’n Roses ontstond in Los Angeles in 1985 met als leden Slash (gitaar), Izzy Stradlin (gitaar), Duff Mc Kagan (bas), Steven Adler (drums) en natuurlijk Axl Rose (zanger). 

In 1993 was ik op 6 mei bij het concert van Guns ’n Roses in het Goffertpark in Nijmegen met in het voorprogramma Blind Melon en The Cult. Deze zomer hoop ik er weer bij te zijn, weer in het Goffert park. 

Axl zong voor Guns ’n Roses bij de band “Hollywood Rose”. Toen de “L.A. Guns” een nieuwe zanger nodig hadden vroegen ze Axl Rose. Guns ’n Roses was een feit.

Het debuut album Appetite for Destruction (1987) voor liefhebbers “de appetite” stond binnen een jaar na release op nummer één in de Billboard 200. Dit vooral vanwege het succes van de single Sweet Child o' Mine". Tot nu toe zijn er van de appetite zo’n 30 miljoen albums verkocht wereldwijd, waarva 18 miljoen in de verenigde staten. De Appetite is daarmee het best verkochte album debuut ooit in de Verenigde Staten.

Na het uiteenvallen van de “originele” Guns ’n Roses eind 1993 kwamen er nog wel platen uit van Guns  ’n Roses, maar zonder Slash. Toen Axl met een gitarist met een emmer op zijn hoofd ging spelen (buckethead) was het wel redelijk klaar met Guns ’n Roses.

In de jaren daarna hebben Axl en Slash vrij publiekelijk een gevecht over de bandnaam uitgevochten. Volgens Slash zou Axl hebben afgedwongen dat hij het alleenrecht op de bandnaam kreeg omdat hij anders weigerde op te treden.

Opvallend is dat de naam wel sinds voorjaar 1993 in het Amerikaanse merkenregister staat ingeschreven op naam van Guns ’n Roses (de band), bestaande uit W. Axl Rose, Saul Hudson (a.k.a. Slash) en Michael "Duff" McKagan. Hieronder zijn de inschrijvingen weergegeven:

http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=74295264&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch

http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=74295263&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch

http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=75088597&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch

De naam is ingeschreven in de klassen 9 (klasse 9 beeld- en geluidsdragers), 41 (optredens door een muziekgroep) en klasse 25 (kleding).

Hieronder een gedeelte uit een interview (via http://www.blabbermouth.net/news/axl-rose-why-i-am-continung-to-use-name-guns-n-roses/ )  met Axl Rose waarin hij ingaat op hoe hij de rechten op de bandnaam heeft gekregen en de ruzie met Slash.

Q: We learnt in the press, that you asked the former members to sign a paper giving up the rights to the GUNS N' ROSES name and threatening not to go on stage unless they co-operated. Bullshit?

Axl: "So let's start here… the whole 'Axl wouldn't go on stage' yada yada… is complete and utter crap. Never happened, all made up, fallacy and fantasy. Not one single solitary thread of truth to it. Had that been the case, I would've have been cremated years ago legally, could've cleaned me out for the name and damages. It's called under duress with extenuating circumstances. In fact, the time that was mentioned, the attorneys were all in Europe with us dealing with Adler [original GUNS N' ROSES drummer Steven Adler] depositions.

"Couldn't talk sooner as it could have jeopardized whatever nonsense was going on.

"When GUNS renegotiated our contract with Geffen, I had the bit about the name added in as protection for myself as I had come up with the name and then originally started the band with it. It had more to do with management than the band, as our then-manager was always tryin' to convince someone they should fire me. As I had stopped speaking with him, he sensed his days were numbered and was bending any ear he could along with attempting to sell our renegotiation out for a personal payday from Geffen.

"It was added to the contract and everyone signed off on it. It wasn't hidden in fine print, etc., as you had to initial the section verifying you had acknowledged it.

"Now, at that time I didn't know or think about brand names or corporate value etc. All I knew is that I came in with the name and from day one everyone had agreed to it being mine should we break up and now it was in writing.

"I still didn't grasp any other issues until long after I'd left and formed a new partnership which was only an effort to salvage GUNS, not steal it."

"In my opinion, the reality of the shift and the public embarrassment and ridicule by others (which included a lot of not-so-on-the-level business types he was associating with at the time) for not contesting the rights to the brand name, were more than Slash [former GUNS N' ROSES guitarist] could openly face. Also, we aren't lawyers or formally business educated, so it was just a matter of all of us being naïve and doing what we thought was right at the time. Slash was, in my opinion, being on the up and up in agreeing I had the rights, and I wasn't trying to be some snake in the grass pulling a fast one. The others could've cared less.

"But when the reality of the breakup hit and the strategy to have me crawl back was put into play, Slash had to save face and get business team and public support. Painting me as the one who held a crowd hostage forcing the others to sign over the name worked out pretty well in that regard. I'm the bad guy, and Duff [McKagan, ex-GUNS bassist], the fans and most importantly himself were the victims. Oh, and they had actually made the sacrifice for the crowd, the people, the fans at the show. But again… IT NEVER HAPPENED.

"Media and others ignorantly, wrongly and falsely harped on about it at mine and the fans' expense for years, and Slash has hoped to use all that to continually sue and have some sort of legal nonsense going on behind the scenes in an effort to reverse things. He wouldn't have been able to get the support and action on the part of his various team members over the years to do so if the truth were out there especially when the statute of limitations had run out years ago."

Q: How much has been spent on legal battles over the name/how much do you value the name at?

Axl: "The cost of legal battles has been astronomical but I felt the deal made with Universal was fair for where it is and most things balanced out for both sides."

Q: How do you feel when you read posts that say "this isn't really GUNS N' ROSES?" Surely it isn't their place to say?

Axl: "David Bowie likes Floyd with Barret, many with Waters and those without. And there are those who like all the different lineups. In my opinion, what makes our situation a bit more unique, at least in how it's played out, is the ugliness of what really took place. If I'd done what was said then, I'd say fuck me too. I also realize this is just one issue in something with upteen however many more so conclusions can't be formulated off this little bit alone by most which is more than understandable.

Q: I would ask what the catalyst was to originally motivate you to seek ownership of the name? Looking back, do you still feel it was a good course of action to have taken?

Axl: "It wasn't so much that it was a good course or that, if looking back, I could do something differently; it's that, for better or worse, it was the only course, and had I not done this, Slash would have succeeded in destroying me publicly much more than he, others or myself have so far and I would have gone bankrupt."

Q: According to some people, the name should've been changed once there was no Tracii Guns in GUNS N' ROSES. Seriously if it wasnt changed then for that reason, then why should it ever be changed for any other reason?

Axl: "The name does come from mine and Tracii's [Guns, current L.A. GUNS guitarist] as the original inspiration but was something I played with, not Tracii, and GUNS was GUNS before Tracii joined. It was GUNS before I knocked on Izzy's window. Earlier I had gotten Tracii to use the name GUNS (as he had mentioned a girl had called him Mr. Guns sometime) so he'd stop calling his band PERSIAN ROSE. So I guess we have the girl to thank."

Q: Axl, Why do you feel that the others (Slash, Duff) believe that they were entitled to the name since GUNS N' ROSES existed before they were in the band?

Axl: "The others having a sense of entitlement to the name isn't completely off but has more to do with how Slash dealt with things and his particular strategy and I say strategy because that's what it's been. But since I managed to hold out that didn't play out so well for him in regard to the name.

Q: What were Slash's arguments for keeping GN'R name?

Axl: "Slash never had ANY arguments for keeping the name until long after and again I feel that had a lot to do with seedy biz types and him feeling he had to save face."

Q: Do you regret keeping the name?

Axl: "Keeping the band name alive was very important. Not out of ego and I don't know exactly why in the sense of putting into words, but I think it has something to do with the global effect it has and how GUNS surviving in some way is sometimes inspiring to others around the world and in that there's a sense of obligation.

Q: Making Duff and Slash sign the name GUNS N' ROSES over to you had very little to do with musical differences/ preferences. Anyone who reads Slash's book carefully can understand the kind of reckless lives they had been leading and that they were too fucked up and on the verge of an O.D. on daily basis to be entitled to make and kind of decision and there was no use in trying to fight against it and forcing them to clean up because you ended up being the bad guy real quick "not allowing them to have a bit of fun." In other words, only drunk/drugged people can put up with drunk/drugged people and the way things were, they were going to ruin it for everbody and now that they are finally sober they feel they were ripped off even though many people warned them their actions would have serious consequences and they chose not to listen at the time.

Axl: "I get the part about reckless but it was more about strategy and underestimating how long I would stick with it."

Q: Do you think they keep suing you over it time and again because as well as Steven they think you and the name GN'R hold the keys to their happiness or is it just about money?

Axl: "It's my understanding the lawyers were scammed like the everyone else so for them to continually try and find a way to reverse things is normal and would seem appropriate but again it NEVER happened.

"Thanks everyone. Hope to get back soon. I'll take a look at that list. As long as we don't get to personal or offensive, I'm good with things. Thanks for all the questions, my apologies for not answering specifically to each, this was just a bit easier for this subject. Hope no one took wanting to stay on topic to personal. Thanks again to everyone who participated. Thanks to everyone for the great comments and appreciation."

Na dit interview is het moeilijk voorstelbaar dat G’n R ooit weer in de oude bezetting zouden spelen. Toch is het gebeurd. De recensies zijn goed. Iedereen gelukkig!

http://www.news.com.au/entertainment/music/tours/guns-n-roses-reunion-worth-the-wait/news-story/92606a1a2e9b7df29de0c5219d15d042

Voor de liefhebbers. Hier een frisse G'nR in NY, 1988, the Ritz

Bandnaam is juridisch de handelsnaam van een vennootschap onder firma / maatschap (de band)

Juridisch gezien wordt een bandnaam gezien als de handelsnaam van een vennootschap onder firma (v.o.f.) of maatschap. De leden van de band zijn dan de leden van de V.O.F. of maatschap. Is er geen bijzondere regeling tussen de bandleden afgesproken aangaande de bandnaam dan gelden de algemene regels aangaande de handelsnaam van een v.o.f. /maatschap.

Om gedoe over de bandnaam te voorkomen is het aan te bevelen om in een v.o.f. overeenkomst/maatschaps overeenkomst goede afspraken te maken over de bandnaam.

Bandnaam als merknaam

De naam van een band wordt tegenwoordig vaak ook als merk geregistreerd. Dat is erg      verstandig. Met een merk is het makkelijker om op te treden tegen misbruik van een bandnaam. Daarbij kan ook makkelijker geregeld worden wie rechthebbenden op de bandnaam zijn (m.i. makkelijk dan via een v.o.f. overeenkomst).

De naam van een band wordt vaak (zie bijvoorbeeld de registratie van Guns ’n Roses) geregistreerd in de klassen 9 (geluidsdragers), 41 (optredens door een band) en 25 (kleding, merchandise).

Om een beroep te kunnen (blijven) doen op een merkrecht dient een merk ook daadwerkelijk gebruikt te worden voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Voor Benelux en EU merken geldt dat indien een merk vijf jaar niet is gebruikt (na een initiele gebruiksvrije termijn van vijf jaar) een beroep op de nietigheid van het merk kan worden gedaan.

Conflicten over de rechten op een bandnaam ontstaan vaak door dat (oud) leden van een in het verleden succesvolle band weer onder de oude bandnaam willen optreden en/of door dat cover bands de naam willen gebruiken van de band waar ze covers van spelen. Vaak betreft het een situatie dat de “oude” originele band al jaren niet meer heeft opgetreden. Vaak ook niet omdat leden van de originele band zijn overleden (zoals bijvoorbeeld bij The Doors, the Beatles, etc.). In beginsel zou dan de nietigheid van een “bandnaam” merk kunnen worden ingeroepen vanwegen “non usus”. Immers, onder de naam van de “originele” band is > 5 jaar niet opgetreden. Tegelijkertijd worden er vaak nog wel platen/CD’s/DVD’s  van de “originele” band verkocht. Aan het gebruik van het merk in klasse 9 (geluidsdragers) is dan wel voldaan. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“BVIE”) heeft in een oppositie beslissing inzake het aagevraagde Benelux merk “Thrill” (bestreden merk), waarbij het ingeroepen recht het geregistreerde merk “THRILLER” was geoordeeld dat de waren en diensten van klasse 9 en 41 (licht) soortgelijk zijn. Het BVIE overwoog:

“40. “Culturele activiteiten en ontspanning” in klasse 41 van verweerder zijn (licht) soortgelijk aan de waren van opposant waarvoor de bekendheid werd aangetoond. Onder cultuur vallen immers ook kunsten zoals muziek, waardoor er sprake is van een zekere mate van complementariteit tussen de waren van opposant en de diensten van verweerder. De films of bijvoorbeeld muziekvoorstellingen worden immers ook vaak opgenomen op CD of DVD. Bovendien zijn de waren van opposant concurrerend aan de diensten van verweerder; ofwel men gaat naar de muziekuitvoering of de bioscoop ofwel men kijkt of luistert thuis naar de CD of de DVD.

Met andere woorden het is te beargumenteren dat merkgebruik door de verkoop van geluidsdragers ook geldt als instandhoudend merkgebruik voor het optreden van een muziekgroep. Zou dit anders zijn dan zou de –in mijn ogen- onwenselijke situatie ontstaan dat een muziekgroep onder de naam “The Beatles” zou kunnen optreden, nu de merkrechten vanwege “non-usus’ dan zijn vervallen, terwijl zij niet onder die naam geluids- en beelddragers kunnen uitbrengen. Verwarring alom, en de functie van het merkenrecht is nu juist om verwarring bij de consument tegen te gaan.

Conclusie

Wanneer je een band begint/hebt denk dan goed na over wat jullie met de (rechten op) de bandnaam willen. Indien zaken niet goed geregeld zijn is er zolang je niet succesvol bent niets aan de hand. Wordt je succesvol dan is het niet regelen een recept voor problemen. Over de namen van een groot aantal bekende bands uit de jaren 60, 70 en 80 zijn rechtszaken gevoerd. Hieronder een aantal voorbeelden:

The Doors

http://www.cbsnews.com/news/doors-legal-battle-the-end/

Pink Floyd

http://www.rollingstone.com/music/news/roger-waters-regrets-pink-floyd-legal-battle-20130919

Deep Purple

http://ipkitten.blogspot.co.uk/2016/05/ex-deep-purple-member-rocks-up-20-years.html

Creedence Clearwater Revival (CCR)

http://lizerbramlaw.com/2014/12/16/band-name-trademark-dispute-creedence-v-john-fogerty/

The Beach Boys
http://www.billboard.com/articles/news/1046108/settlement-

reached-in-beach-boys-name-dispute

                                                      

                                                       Herman Brood and His Wild Romance 

                             

Artikel Algemeen Dagblad 31 januari 2017 Erven Brood Wild Romance kort geding

In een geschil over de rechten op de bandnaam Herman Brood & His Wild Romance en het Wild Romance logo stond ik de erven Herman Brood & Xandra Brood bij. De kwestie is aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam voorgelegd (kort geding) en tijdens de procedure -op de gang- middels een schikking opgelost.

http://www.ad.nl/sterren/xandra-brood-krijgt-wild-romance-op-de-knieeneuml-n~a2019b34/

www.dvhn.nl/cultuur/Xandra-Brood-sleept-band-Wild-Romance-voor-de-rechter-21961606.html

http://nos.nl/artikel/2155925-xandra-brood-schikt-met-oud-leden-wild-romance.html

Quirijn Meijnen, advocaat

Brood houdt naam Wild Romance, Artikel Het Parool 31 januari 2017

Checklist licentie overeenkomst, 10 tips voor een licentie contract

 

Subway is de grootste franchise ter wereld (2015)

Checklist licentie overeenkomst, 10 tips voor een licentie contract

Je hebt een succesvol product ontwikkeld, of bijvoorbeeld een goedlopende "concept store". Het kan ook zijn dat je een product of formule hebt gezien (bijvoorbeeld in het buitenland) die je graag in Nederland op de markt zou willen brengen. Na research gedaan te hebben naar de mogelijkheden, contact hebt gelegd met een protentiele distributeur of eigenaar van het product of concept komt het moment dat er afspraken gemaakt moeten worden.

In het geval je het recht wilt verwerven om een bepaald product te produceren en/of een bepaald concept te gebruiken heb je een licentie-overeenkomst nodig. Overigens staat boven een licentie-overeenkomst niet altijd "licentie-overeenkomst", zo zijn de meeste franchise overeenkomsten in feite een (uitgebreide) licentie-overeenkomst.

Waar het bij een licentie-overeenkomst allemaal om draait is toestemming. Een licentie is niets anders dan een duur woord voor toestemming. Bij een licentie overeenkomst krijg of verleen je toestemming een bepaald recht te gebruiken. Zo'n recht kan van alles zijn: een octrooirecht, auteursrecht, merk, etc. Het maakt voor het sluiten van een licentie-overeenkomst nogal uit of je de licentie gever (degene die toestemming verleent) of de licentie nemer (degene die toestemming krijgt) bent. Om het niet al te ingewikkeld te maken bevat de checklist zowel tips voor de licentie-gever als de licentie-nemer.

Dan nu de checklist:

1. vraag je altijd af of het onderliggende recht "klopt", check de registers als het gaat om een merkrecht, octrooi of modelrecht. Is de partij met wie je zaken doet ook de partij die in de registers staat?

2. maak afspraken over de geografische omvang van de licentie? Bijvoorbeeld alleen Nederland, wereldwijd of de EU, etc.

3. maak afspraken over het aantal exemplaren (bijvoorbeeld maximaal 10000 producten).

4 maak afpsraken over de duur van de licentie (bijvoorbeeld vijf jaar)

5. maak afspraken over de kwaliteit van het product (bijvoorbeeld als licentiegever het recht voorbehouden om producten van de licentienemer (met een merk van de licentiegever) af te keuren indien het product niet aan de kwaliteitseisen voldoet.

6. Beding dat je een "audit" (controle) mag doen naar het aantal verkochte exemplaren

7. Denk na over de beloning. Kies je voor een royalty per verkocht product/lump sum per jaar, etc. Hoe wordt de royalty berekend?

8. Formuleer een bepaling hoe de overeenkomst te beeindigen

9. Stop de licentie bij een faillissement van een van de partijen?

10. Welk recht is van toepassing? Pas op met buitenlands recht, en buitenlandse rechters. Procederen in het buitenland kan erg duur zijn.

Gebruik van andermans merk als Google adword

Meeliften op het succes van een ander

*** zie voor de recente stand van zaken dit artikel ***

Wat te doen als je een klein bedrijf bent, geen geld hebt, maar toch aandacht wil van de consument? Een originele low budget campagne verzinnen die met gemak een paar honderdduizend hits op youtube genereert? Of een supergeslaagde “social media” campagne creëren door het inzetten van een hockeyelftal Bavariababes? (Ja, ja ook uw advocaat volgt de actualiteiten). Gelukkig zijn er veel bedrijven die het zo doen.


Helaas zijn er ook een groot aantal bedrijven die proberen mee te varen in het kielzog van bestaande bedrijven. Succesvolle producten worden daarbij geïmiteerd of een leuke (reeds bestaande) huisstijl wordt net iets anders overgenomen.

Gebruik andermans merk als Google adword

Sinds Google de absolute nummer 1 is op internet bestaat het fenomeen van het gebruik van andermans merk (-naam) als “adword”. Hoe gaat dat? Google verkoopt woorden (adwords) die een advertentie bij Google genereren zodra die woorden in een zoekopdracht voorkomen. Per dag ontvangt Google ongeveer 200 miljoen van dit soort zoekopdrachten. Zoekt iemand bijvoorbeeld op “hotel in New York”, dan verschijnen er aldus advertenties voor hotels in New York. Deze “adwords” worden verkocht aan de hoogste bieder. De koper rekent per “klik” af met Google. Het is mogelijk om per dag een maximaal bedrag aan te verbruiken “kliks” in te stellen. Kost het adword “hotel” bijv. € 0.50,= per klik, en er is een daglimiet van € 50,= ingesteld, dan kunnen per dag maximaal 100 mensen het adword “hotel” aanklikken.


Het verkopen van deze adwords in combinatie met het zijn van de populairste zoekmachine op het internet is één van de meest succesvolle businessmodellen ooit gebleken. Google is het zodoende gelukt om haar bedrijfswaarde in slechts 12 jaar uit te bouwen to ca. 125 Miljard USD.

Hoe de verkoop van adwords precies in zijn werk gaat is hier in een presentatie te zien. Hierbij kunnen verschillende belangen in het geding komen. De verkoop van een adwords door Google zoals “hotel” is onschuldig omdat “hotel”, en ook “New York”, beschrijvende woorden zijn. Minder onschuldig is het als Google merken te koop aanbiedt die gekocht kunnen worden door de concurrent van die merken. Dat is de situatie dat een concurrent andermans merk (-naam) als adword koopt. Denk aan de situatie dat u zoekt op “Ipod” (een merk van Apple) en er verschijnt een advertentie voor Sony mp3 spelers.


Waarom stuit het gebruik van andermans merk als adword op veel weerstand van merkhouders?

Een merkhouder doet grote investeringen om een merk “op te bouwen”. Een bekend merk worden gaat niet vanzelf. Is een merkhouder zover dat een consument uit zichzelf op zoek gaat naar bijvoorbeeld een “Ipod”, dan is dit doorgaans voorafgegaan door een lang investeringstraject in marketing.

Is het dan wel terecht dat een concurrent, bijvoorbeeld met gebruikmaking van het merk Ipod, zijn eigen, met de in dit geval Ipod concurrerende, waren in de markt kan zetten? Een relatief onbekende prijsvechter kan zich zo immers door het kopen van merknamen van concurrenten als adwords in de kijker van de consument spelen. In plaats van wat een merk zou moeten doen, namelijk haar eigenaar helpen, werkt het merk dan als een magneet voor producten of diensten die concurreren met de producten of diensten van de eigenaar van het merk. De concurrent profiteert hierdoor van de marketinginvestering van de eigenaar van het merk.

De vraag is dan ook of het is toegestaan het merk van een concurrent als adword te gebruiken.


Hof van Justitie EG 23 maart 2010, Google vs. Louis Vuitton

Op 23 maart 2010 heeft het Hof van Justitie EG een arrest gewezen in –kort gezegd- de zaak Google vs. Louis Vuitton. Link naar het arrest. In deze zaak komt het al dan niet toestaan van het gebruik van andermans merk als adword aan de orde.

In de zaak is aan de orde dat een verkoper van nep Louis Vuitton artikelen het merk Louis Vuitton als adword kocht van Google om daarmee nepartikelen aan te prijzen. Louis Vuitton verwijt Google dat het haar merknaam als adword verkoopt. Het arrest is niet alleen van belang voor Google (mag zij merken als adwords verkopen aan niet-merkhouders), maar ook voor bedrijven onderling (mag je het merk van je concurrent als adword gebruiken?).

Eerst zal ik de werkwijze van het Hof bespreken bij het beoordelen van het al dan niet toestaan van andermans merk als adword. Daarbij komt ook de rol van Google aan de orde. Daarna geef ik de conclusie van het arrest weer. Afsluitend geef ik commentaar op het arrest.

Doet het gebruik van andermans merk (-naam) als adword afbreuk aan de functies van het merk?


Het Hof onderzoekt of het gebruik van andermans merk als adword afbreuk doet aan “de functies van het merk”. In het algemeen worden de volgende functies van een merk onderscheiden:


- de herkomstfunctie; een merk dient om aan de consument duidelijk te maken
   dat een bepaald product of dienst afkomstig is van de merkhouder. Als op een blikje Coca Cola staat,
   mag je verwachten dat er Coca Cola in zit. De herkomstfunctie is de belangrijkste functie van een
   merk;

- communicatiefunctie; met het merk wordt een bepaalde levensstijl gecommuniceerd;

- de reclamefunctie; de mogelijkheid om met een merk de aandacht op een  product en/of dienst te
  vestigen en marktdeelnemers het product te laten benoemen;

- de investeringsfunctie; waarborgen van goodwill die met het merk is gekweekt;

en

- de kwaliteitsfunctie, het merk waarborgt een bepaalde kwaliteit.

Het zal u niet verbazen dat de hierboven genoemde functies in elkaar overlopen. Een strikt onderscheid is niet te maken.

Het Hof benoemt in r.o. 76 en 77 van het arrest Google vs. Louis Vuitton de herkomstaanduidingsfunctie, de communicatie-, investerings- en de reclamefunctie. Alsook de functie die erin bestaat de kwaliteit van waren of diensten te garanderen.

76. Uit die rechtspraak volgt dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk afbreuk kan doen (reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 54, en L’Oréal e.a., punt 60).

77 Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen (hierna:(„herkomstaanduidingsfunctie”), maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie , de investerings en de reclamefunctie (arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 58).


Het Hof onderzoekt vervolgens alleen de herkomstaanduidingsfunctie en reclamefunctie
Vervolgens onderzoekt het Hof alleen of de “herkomstaanduidingsfunctie” en de “reclamefunctie” van een merk in het geding is bij gebruik van een merk als adword door een concurrent. Een reden waarom het Hof de andere functies niet onderzoekt geeft het Hof niet.


De herkomstfunctie van een merk in relatie tot Google adwords


Het Hof overweegt ter zake van de herkomstaanduiding dat of er afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van een merk in het bijzonder afhangt van de wijze van presentatie van de advertentie (waarin het adword van een concurrent voorkomt) die naar aanleiding van de zoekopdracht verschijnt. Wanneer de advertentie de indruk wekt dat er tussen een concurrent en de merkhouder een economische band kan bestaan, moet ervan worden uitgegaan dat er sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie. Het Hof concludeert dan in r.o. 90:

90 Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economisch band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden vastgesteld dat afbreuk wordt gedaan aan deze functie van het merk.


Het voorgaande betekent dat de herkomstfunctie wat betreft het Hof niet per se in het geding is bij het gebruik van merk adwords van een concurrent. Van belang is dat de concurrent die een merk adword koopt de internetgebruiker in de advertentie niet misleid, geen verwarring sticht en geen economische band met de merkhouder suggereert.


De reclamefunctie van een merk in relatie tot Google adwords


Het Hof overweegt in r.o. 97 & 98


97 Wanneer de internetgebruiker de naam van een merk als zoekwoord invoert, verschijnt normaal dus de home en advertentiepage van de merkhouder als een van de eerstenatuurlijke resultaten. Door deze, overigens gratis, weergave is verzekerd dat de waren of diensten van de merkhouder zichtbaar zijn voor de internetgebruiker, ongeacht ofdeze houder er al dan niet in slaagt om ervoor te zorgen dat ook een advertentie in het veld „gesponsorde links”, ergens bovenaan, wordt getoond.

98 Gelet op een en ander moet worden vastgesteld dat het gebruik van een teken dat
gelijk is aan een merk van een ander, in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst als die welke in de hoofdgedingen aan de orde is, geen afbreuk kan doen aan de reclamefunctie van het merk.


Het komt er op neer dat het Hof overweegt dat met de verkoop van merken als adwords aan een concurrent geen afbreuk wordt gedaan aan de reclamefunctie omdat de merkhouder (de eigenaar van een merk) toch vrijwel altijd bovenaan staat bij de “natuurlijke” zoekresultaten. Of dit “echt” zo is, is mijn inziens zeer de vraag. Echter, het Hof heeft hierover het laatste woord en met dit oordeel lijkt de discussie over de aantasting van de reclamefunctie beslecht.

Aansprakelijkheid Google voor de verkoop van merken als adwords

De aansprakelijkheid van Google voor de verkoop van merken (aan concurrenten van de merkhouder) als adwords wijst het Hof in beginsel af op grond van artikel 14 van de e-commerce-richtlijn. Het Hof beslist dat Google niet aansprakelijk is voor merkinbreuk wanneer Google:
“geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens. Indien dat het geval is, kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die hij op verzoek van een adverteerder heeft opgeslagen, tenzij hij niet snel die gegevens verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat hij kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder”. (r.o. 120)


Google zal op grond van dit arrest (moeten 2x) ervoor moeten zorgen een passieve rol in te nemen bij de verkoop van adwords.

Conclusie

Het merk van een concurrent mag als adword gekocht worden, en Google mag deze adwords verkopen.

De restrictie is wel dat de aan het adword gekoppelde advertentie niet misleidend of verwarrend mag zijn. Immers, dan komt de herkomstfunctie van het merk in het gedrang. Is er een bedrijf dat bijvoorbeeld tweedehands Ipods verkoopt, dan zal zij in haar advertentie duidelijk moeten maken dat het om tweedehands Ipods gaat, en dat de Ipods derhalve niet direct van Apple afkomstig zijn.


Voorts gaat het erom dat de internetgebruiker geen econcomische band kan vermoeden tussen degene die de advertentie plaatst (en daarbij het merk van een concurrent als adword heeft gebruikt) en de houder van het merk. Het gebruik van ad words om daarmee nep artikelen te verkopen is niet toegestaan.


Google is alleen direct aansprakelijk voor de verkoop van merk adwords wanneer zij zich inhoudelijk zou bemoeien met de selectie van de adwords (bijvoorbeeld door bij het adword NIKE tegelijk het woord KOPIE als adword aan te bieden) en de inrichting van de advertenties. Ook is Google aansprakelijk indien zij niet prompt advertenties verwijderd met een misleidend en verwarrend karakter en die gekoppeld zijn aan een adword dat tegelijk andermans merk is, en Google daarvan op de hoogte is gesteld.

Is het laatste woord nu over andermans merk als Google adword gesproken?


Het is aan de nationale rechter om in concrete gevallen te beoordelen of er geweld wordt gedaan aan de herkomstfunctie van een merk. De rechtspraak (hierover) is nog in ontwikkeling, en het is de vraag welke grenzen in de praktijk worden getrokken.

Het getoond worden van de URL van een concurrent onder Google advertentie is niet voldoende om suggestie van economische band weg te nemen. Daarvoor is méér nodig.

Mijn inziens mag geconcludeerd worden dat het zichtbaar zijn van de naam van degene die de google advertentie heeft geplaatst, niet voldoende is om geen economische band tussen “de concurrent” (die het merk van een ander als adword heeft gebruikt) en de merkhouder te veronderstellen. Dit nu de URL van degene die de advertentie heeft geplaatst altijd (standaard) zichtbaar is. Het getoond worden van die URL neemt daarom mijn inziens niet weg dat er sprake zou kunnen zijn van een economische band, daarvoor zou dan naar mijn mening méér nodig zijn.

Investeringsfunctie van een merk is niet expliciet door het Hof besproken

Het blijft wringen dat een merkhouder die veel in zijn /haar merk heeft geïnvesteerd moet toezien hoe een concurrent gebruik maakt van zijn/ haar merk om daarmee concurrerende waren en diensten te verkopen. Dit geldt natuurlijk vooral voor bekende merken, maar ook de investeringen van merkhouders van minder bekende merken kunnen aanzienlijk zijn.
Het Hof van Justitie EG heeft in het arrest L'Oreal/Bellure (18 juni 2009) nu juist voor bekende merken het beschermingswaardig zijn van de investeringsfunctie gehonoreerd. Het is daarom dan ook opvallend dat het Hof van Justitie betreffende die functie, in dit arrest, alleen expliciet in gaat op de context van het aanbieden van valse Louis Vuitton tassen/producten. Dit aanbieden met gebruikmaking van een ‘Louis Vuitton’ of ‘LV’ adword, acht het Hof (uiteraard terecht) onrechtmatig omdat het de investeringfunctie van het merk aantast. Andere situaties waarin de investeringsfunctie aan de orde zou kunnen zijn benoemd het Hof helaas niet.


Conclusie van de advocaat generaal / investeringsfunctie van het merk

De advocaat generaal van het Hof gaat in zijn conclusie uitgebreider in op de investeringsfunctie. De advocaat generaal rept over “een glijdende schaal” van bescherming, waarbij de grootst mogelijke bescherming wordt verleend aan bekende merken (de investeringsfunctie). Dit ook weer in lijn met L'Oreal/Bellure. Echter, de bescherming is nooit absoluut en dient steeds afgewogen te worden tegen andere belangen. De advocaat generaal overweegt onder meer:

102. Nevertheless, whatever the protection afforded to innovation and investment, it is never absolute. It must always be balanced against other interests, in the same way as trade mark protection itself is balanced against them. I believe that the present cases call for such a balance as regards freedom of expression and freedom of commerce. (45)


103. Those freedoms are particularly important in this context because the promotion of innovation and investment also requires competition and open access to ideas, words and signs. That promotion is always the product of a balance that has been struck between incentives, in the form of private goods given to those who innovate and invest, and the public character of the goods necessary to support and sustain the innovation and investment. That balance is at the heart of trade mark protection. Accordingly, despite being linked to the interests of the trade mark proprietor, trade mark rights cannot be construed as classic property rights enabling the trade mark proprietor to exclude any other use. (46) The transformation of certain expressions and signs – inherently public goods – into private goods is a product of the law and is limited to the legitimate interests that the law deems worthy of protection. It is for this reason that only certain uses may be prevented by the trade mark proprietor, while many others must be accepted. (47)


Dat het aanbieden van nepartikelen middels gebruikmaking van een adword van het merk dat wordt gekopieerd, aantasting van de investeringsfunctie inhoudt staat nu vast. Echter, mijn inziens zijn er meer situaties denkbaar waarbij de investeringsfunctie van een (bekend) merk wordt aangetast door gebruik van een adword van een (bekend) merk door de niet merkhouder.

Op zoek naar de juiste balans

Uiteindelijk zal de juiste balans tussen de belangen van de merkhouder en de samenleving gevonden moeten worden. De advocaat generaal zegt mijn inziens terecht:


108. I am concerned that, if trade mark proprietors were to be allowed to prevent those uses on the basis of trade mark protection, they would establish an absolute right of control over the use of their trade marks as keywords. Such an absolute right of control would cover, de facto, whatever could be shown and said in cyberspace with respect to the good or service associated with the trade mark.



De conclusie van de advocaat generaal Poiares Maduro d.d. 22 september 2009 is hier te vinden:

Interflora vs. Marks & Spencer

Binnenkort wijst het Hof van Justitie EG arrest in de zaak Interflora vs. Marks & Spencer. Deze zaak gaat ook over Google adwords. De prejudiciële vragen die aan het Hof zijn gesteld door het Britse High Court zijn hier te vinden. Wellicht biedt het te wijzen Interflora vs. Marks & Spencer arrest meer duidelijkheid.


Quirijn Meijnen
advocaat