"For the past few months I’ve been making stuff for the sole purpose of fulfilling trademark categories under EU law” (Banksy)

Het EU merk van Banksy voor een van zijn beroemdste kunstwerken (“flower thrower”) is ongeldig verklaard door het door de Nietigheidsafdeling (Cancellation Division) van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (de ‘EUIPO’). De “flower thrower” is door Banksy voor het eerst door middel van graffiti aangebracht op een garage in Jeruzalem in 2005. Het bedrijf van Banksy (Pest Control Limited) heeft in 2014 het merk ingeschreven in het register van de EUIPO.

       Banksy – Love Is In The Air, Flower Thrower, 2005, Ash Salon Street, Bethlehem,  West Bank, photo: 

         CC BY  2.0 by jensimon7

Inroepen van de nietigheid “Flower thrower” merk

In 2019 startte ansichtkaarten producent Full Colour een nietigheidsactie bij het EUIPO. Volgens Full Colour was het EU “flower thrower” merk nietig omdat Pest Control limited het merk “te kwader trouw” zou hebben geregistreerd (art. 59 (1) b EUTMR. Ook zou het merk elk onderscheidend vermogen ontberen (art. 7 (1) (b) EUTMR. Tenslotte zou het merk uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (art. 7 (1) (c) EUTMR, aldus Full Colour.

Volgens Full colour is het merk te kwader trouw aangevraagd. Full Colour voert de volgende argumenten aan. De “flower thrower” betreft een graffiti werk betreft dat in de publieke ruimte is aangebracht, vrij kan worden gefotografeerd en zo door het publiek is verspreidt. Banksy moedigde de verspreiding van het werk aan. Hi-res afbeeldingen van het werk waren via de website van Banksy te downloaden. Banksy stimuleerde het publiek het werk te gebruiken zoals het publiek dat wilde. Banksy schreef in zijn boek “Wall and Piece” (op de cover van dit boek staat de “flower thrower” afgebeeld) “copyright is for losers” en dat het publiek moreel en juridisch vrij moet zijn om werken die aan het publiek worden opgedrongen te reproduceren, veranderen of anderszins te gebruiken. 

Volgens Full Colour wist Banksy ook ten tijde van het aanvragen van het EU merk “flower thrower” dat het werk “flower thrower” op grote schaal werd gebruikt door een groot aantal partijen voor allerlei goederen zonder dat er een commerciële band bestaat tussen Banksy en deze partijen. Volgens Full Colour gebruikt Banksy het merk niet als merk, en wordt het niet gebruikt voor door Banksy op de markt gebrachte goederen of diensten. De enige reden waarom Banksy het EU merk aangevraagd zou hebben, aldus Full Colour, is om het werk dat het merk vormt (“flower thrower”) via het merkenrecht tot in oneindigheid te monopoliseren. Het merkenrecht kan immers tot in oneindigheid verlengd worden, terwijl het auteursrecht slechts tot 70 jaar na de dood van de maker geldt. 

Pest Control Limited (de merkhouder) stelt dat de Full Colour niet heeft aangetoond dat er van kwade trouw aan de kant van Pest Control Limited sprake zou zijn. Volgens Pest Control Limited zou hetgeen Banksy heeft gezegd of heeft gedaan de wet niet veranderen en hem of Pest Control Limited niet verbieden om rechten te claimen en bescherming te zoeken die de wet nu eenmaal biedt. Zou dit anders zijn dan zou dat onder meer in strijd zijn met de beginselen van vrijheid van meningsuiting en gelijkheid voor de wet op grond van respectievelijk de artikelen 11(vrijheid van meningsuiting en informatie) en 20 (Eenieder is gelijk voor de wet) van het Handvest van de grondrechten van de EU. Pest Control Limited haalt overweging 83 uit het Arrest van het Hof van Justitie EU (HcJ-EU)  (C-488/16 P) Neuschwanstein aan om te betogen dat zelfs bij het inschrijven van een merk met als doel een concurrent die een overeenstemmend teken gebruikt oneerlijk te beconcurreren, niet kan worden uitgesloten dat de aanvrager van het merk toch een legitiem doel nastreeft. Het HvJ-EU overwoog:

“83. In dat arrest, waarnaar het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest verwijst, heeft het Hof immers met betrekking tot de bedoeling van de aanvrager op het tijdstip van indiening van een Uniemerkaanvraag in wezen geoordeeld dat zelfs in het geval waarin hij een teken aanvraagt met als enige bedoeling, een concurrent die een overeenstemmend teken gebruikt oneerlijk te beconcurreren, niet kan worden uitgesloten dat de aanvrager met de inschrijving van dit teken een legitiem doel nastreeft. Het Hof heeft gepreciseerd dat dit onder meer het geval kan zijn wanneer de aanvrager op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag weet dat een derde – een nieuwkomer op de markt – van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager doet besluiten om dit teken te doen inschrijven teneinde het gebruik van deze presentatie te beletten (arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punten 47‑49). Derhalve vloeit uit dat arrest niet voort dat de beoordeling van de kwade trouw noodzakelijkerwijs moet berusten op de middelen die zijn aangewend om een dergelijk doel te bereiken.”

Ook haalt Pest Control overwegingen 74 t/m 78 van het SKY arrest aan van 29 januari 2020 (HvJ-EU C371/18 SKY) om te betogen dat de kwade trouw van de aanvrager niet kan worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten. Hieronder de overwegingen 74 t/m 78 uit het SKY arrest:

74. Het Hof heeft reeds geoordeeld dat, naast het feit dat het begrip „kwade trouw” overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat er sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk, bij de uitlegging ervan rekening moet worden gehouden met de bijzondere context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer. In dit verband beogen de regels inzake het Uniemerk in het bijzonder bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie, waarin elke onderneming, teneinde haar clientèle aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk moet kunnen inschrijven die de consument in staat stellen deze waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C 104/18 P, EU:C:2019:724, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

75. Zo is de absolute nietigheidsgrond van artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 2, onder d), van de Eerste richtlijn van toepassing wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een Uniemerk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de in het voorgaande punt van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte wezenlijke functie van herkomstaanduiding (arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C 104/18 P, EU:C:2019:724, punt 46).

76. Het is juist dat de aanvrager van een merk op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag of van het onderzoek ervan, niet verplicht is aan te duiden en zelfs niet precies hoeft te weten hoe hij dat aangevraagde merk zal gebruiken, en dat hij beschikt over een termijn van vijf jaar om een begin te maken met een daadwerkelijk gebruik dat strookt met de wezenlijke functie van het merk [zie in die zin arrest van 12 september 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C 541/18, EU:C:2019:725, punt 22].

77. Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 109 van zijn conclusie, kan de inschrijving van een merk zonder dat de aanvrager enig voornemen heeft het te gebruiken voor de aangeduide waren en diensten evenwel kwade trouw opleveren omdat de merkaanvraag dan niet gerechtvaardigd is in het licht van de doelstellingen van verordening nr. 40/94 en de Eerste richtlijn. Er kan echter slechts van een dergelijke kwade trouw worden gesproken wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk.

78. De kwade trouw van de aanvrager kan dus niet worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten.

Banksy had sinds de ingestelde nietigheidsactie niet stil gezeten. Banksy opende in oktober 2019 een winkel in Croydon, Zuid Londen met de naam “GrossDomesticProduct” . 

        Copyright: Gary Etchell

De winkel had als doel kunstwerken van Banksy te verkopen. De winkel was niet toegankelijk voor het publiek. De kunstwerken waren zichtbaar door het raam van de winkel en konden vervolgens online (https://shop.grossdomesticproduct.com/ )worden aangeschaft. Banksy hanteerde daarbij een controle procedure waarbij potentiële kopers moesten verklaren de gekochte werken niet door te verkopen en ze geen kunsthandelaren waren. 

In “the Guardian” van 1 oktober 2019 gaf Banksy aan wat de reden voor het openen van de winkel was

“possibly the least poetic reason to ever make some art” – a trademark dispute.

“A greetings card company is contesting the trademark I hold to my art,” 

“And attempting to take custody of my name so they can sell their fake Banksy merchandise legally.”

“Sometimes you go to work and it’s hard to know what to paint, but for the past few months I’ve been making stuff for the sole purpose of fulfilling trademark categories under EU law,” the artist said, admitting the subject matter is “not a very sexy muse”.

Banksy wilde het merkenrecht geschil naar zijn hand zetten door voor elke klasse waarvoor hij het “flower thrower” merk heeft geregistreerd producten te maken en te verkopen. Zo heeft Banksy onder andere kinderspeelgoed gemaakt waarbij houten migranten poppetjes in een vrachtwagen worden geladen. Een ander product is een steekvest met daarop de Engelse vlag (dit vest werd door Stormzy gedragen op Glastonbury 2019). Het idee is dat de producten met gebruikmaking van het “flower thrower” merk worden verkocht. Banksy wil zo voorkomen dat EUIPO oordeelt dat hij, althans zijn bedrijf Pest Control Limited, het merk niet als merk heeft gebruikt. 

Het speelgoed dat Banksy heeft gemaakt voor klasse 28 (speelgoed)

        

        Copyright; Banksy/PA

Beslissing

De Cancellation Division legt uit dat het begrip “aanvrager” (van een merk) in artikel 59 (1) b EUTMR zo moet worden begrepen als zijnde de persoon die een merk in eigen naam (voor zichzelf) aanvraagt alsook elke persoon die een gevolmachtigde instrueert om in eigen naam (de naam van de gevolmachtigde) een merk aan te vragen, terwijl die gevolmachtigde op basis van een afspraak tussen volmachtgever en gevolmachtigde handelt in het belang van de volmachtgever. De Cancellation Division overweegt dat Pest Control Limited de vertegenwoordiger is van Banksy, waarschijnlijk omdat Banksy anoniem wil blijven, en dat daarom de merkinschrijving van het EU merk “flower thrower.” in het belang van Banksy is gedaan.

De Cancellation Division merkt op dat het doel van een handelsmerk is om consumenten in staat te stellen de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten te identificeren en deze waren of diensten te onderscheiden van die van andere bedrijven.

De Cancellation Division overweegt in lijn met HvJ-EU Koton van 12 september 2019 (C-104/18 P) dat er sprake is van een registratie te kwader trouw wanneer uit relevante en consistente aanwijzingen blijkt dat de houder van een EU merk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding.

Het EUIPO oordeelde dat Pest Control Limited niet heeft aangetoond een geldige reden te hebben om het merk aan te vragen. Volgens Pest Control Limited zou een geldige reden voor de merkinschrijving o.a. daaruit bestaan dat Banksy -nu Banksy anoniem wenst te blijven- niet ongeregistreerde merkrechten en auteursrechten zou kunnen handhaven. Het verkrijgen van een merkinschrijving via Pest Control Limited om zodoende merkrechten te kunnen handhaven zou een legitiem doel zijn van de EU merkinschrijving en niet doelen op een merkinschrijving te kwader trouw, aldus Pest Control Limited. 

De Cancellation division van het EUIPO is het niet eens met de de stelling van Pest Control Limited en overweegt:

“Banksy heeft er voor gekozen om anoniem te blijven en om graffiti aan te brengen op andermans eigendom zonder daar toestemming voor te hebben, in plaats van om op canvas te verven of op zijn eigen eigendommen. Banksy heeft er ook voor gekozen om erg uitgesproken te zijn voor wat betreft zijn minachting voor intellectuele eigendomsrechten, alhoewel Banksy zijn aversie tegen intellectuele eigendomsrechten zeker niet zorgt voor de nietigheid van legitiem verkregen auteurs- en merkrechten. Onderstreept dient te worden dat een belangrijk punt is dat niet met zekerheid gezegd kan worden dat Banksy de eigenaar is van de werken (waaronder “flower thrower”) nu zijn identiteit verborgen is. Ook kan niet vastgesteld worden dat Banksy auteursrechten kan doen gelden met betrekking tot een graffiti. Het bestreden merk was aangevraagd zodat Banksy juridische rechten op het teken (dat als merk werd geregistreerd) zou krijgen omdat hij geen beroep kon doen op auteursrechten, maar het voorgaande is geen functie van een merk. Daarom kan het inschrijven van een merk niet gebruikt worden om zulke rechten te handhaven, welke rechten niet bestaan, of welke rechten niet bestaan voor de persoon die ze zegt te hebben. "

De Cancellation Division overwoog eerder al dat kan worden betoogd dat het werk “flower thrower” niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt omdat het is aangebracht zonder toestemming van de eigenaar van de muur waarop het is gespoten. Volgens de Cancellation Division zou het ook zo kunnen zijn dat aangenomen moet worden dat het auteursrecht op “flower thrower” is gegeven aan de eigenaar van de muur waarop het werk is gespoten. 

De Cancellation Division concludeert dan dat Banksy nooit de intentie heeft gehad om het merk daadwerkelijk te gebruiken voor de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd, op het moment dat hij het merk heeft aangevraagd (welk moment volgens de Cancellation Division het relevante moment is om de intenties van Banksy te beoordelen). Banksy begon het merk pas te gebruiken nadat de nietigheidsactie was ingesteld en het gebruik door Banksy was alleen om EU merkenrecht bepalingen te omzeilen, zoals Banksy ook zelf aangaf, aldus de Cancellation Dvision. 

Deze acties van Banksy zijn volgens de Cancellation Division in strijd met de eerlijke handelsgebruiken. De acties van Banksy zouden volgens de Cancellatio Division duidelijk maken dat het Banksy er om te doen was om een exclusief recht te verkrijgen voor doeleinden anders dan die worden gedekt door de functies van een merk.

De Cancellation Division oordeelt dat de nietigheidsactie succesvol is en dat de merkinschrijving nietig dient te worden verklaard voor alle waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Nu de nietigheidsactie succesvol is op basis van “te kwader trouw” heeft de Cancellation Division de overige aangevoerde gronden (artikelen 7 (1) (b) en (c) EUTMR niet beoordeeld.

Commentaar

Het begrip “te kwader trouw” lijkt in deze uitspraak nogal te worden opgerekt. Wanneer we er van uit gaan dat Banksy auteursrechthebbende is op de “flower thrower” afbeelding (en ik zie geen reden om daar niet van uit te gaan), en het duidelijk is dat derden de afbeelding -zonder toestemming van Banksy- commercieel exploiteren is het niet raar om deze afbeelding middels een merkrecht te willen beschermen. Alle uitspraken van Banksy aangaande “copyright is for losers” lijken mij niet ter zake doende. 

Dat het doel van de inschrijving van Banksy volgens de Cancellation Division zou zijn om (toch) een recht te verkrijgen nu de weg naar auteursrecht zou zijn afgesloten komt mij gekunsteld over. 

Dat Banksy via zijn bedrijf een merk inschrijft om rechten te handhaven lijkt mij nu juist de bedoeling van een merkrecht. Dat Banksy middels het EU merk rechten zou willen handhaven die niet worden gedekt door de functies van het merk, zoals de Cancellation Division stelt, acht ik onnavolgbaar. Immers, je kunt geen rechten handhaven die je niet hebt. Banksy zou het EU merk dan ook alleen kunnen gebruiken waarvoor het bedoeld is; optreden tegen derde partijen die zonder zijn toestemming het EU merk gebruiken voor waren en/of diensten waarvoor het EU merk is geregistreerd.

Dat Banksy het merk niet meteen daadwerkelijk heeft gebruikt duidt mijns inziens niet op een depot te kwader trouw. Immers, het komt in de praktijk heel vaak voor dat een merk eerst wordt gedeponeerd alvorens het wordt gebruikt. Al is het alleen maar om te voorkomen dat een derde partij het merk inschrijft nadat het is gebruikt. 

Hoe dan het openen van de “GrossNationalProduct” store waarin producten werden verkocht die vallen in de waren categorieën van de EU merkingschrijving nadat de nietigheidsactie is gestart te wegen?

Uiteraard kun je je afvragen of Banksy deze winkel zou zijn begonnen en de goederen had geproduceerd indien Full Colour geen nietigheidsactie zou zijn gestart. Echter, om hier nou in te lezen dat Banksy nooit van plan zou zijn geweest om het merk te gebruiken lijkt mij een stap te ver. Mijns inziens mag ervan uit worden gegaan dat wanneer een merk wordt aangevraagd de intentie bestaat dat merk op enig moment te gebruiken. Zeker tegen de achtergrond dat een nietigheidsactie wegens non-usus pas kan worden ingesteld indien een merk > 5 jaar na registratie niet normaal wordt gebruikt. 

Dat Banksy stelt alleen producten te verkopen om de EU merkenrecht regels te omzeilen acht ik niet zo relevant. Het is niet ongebruikelijk dat kunst in relatief kleine oplages worden verkocht. Een winkel die niet toegankelijk is, maar waar mensen wel naar binnen kunnen kijken om vervolgens online een product aan te schaffen dat zij in de winkel etalage hebben gezien lijkt mij een creatieve manier om een markt van kunstliefhebbers te bedienen. De EU merkenrecht regels worden dan niet omzeild maar juist gevolgd. Dit los van wat Banksy daar zelf over heeft te zeggen.

Merkwaardige overweging Cancellation Division over auteursrecht

Het komt mij voor dat de Cancellation Division zichzelf op het verkeerde spoor heeft gezet door te overwegen dat het heel wel mogelijk is dat Banksy geen auteursrechten op het werk zou doen kunnen gelden nu het om een (illegaal aangebrachte) graffiti gaat (en dat Banksy daarom dan via de merkenrechtelijke weg bescherming van het werk zoekt). Het maakt voor auteursrechtelijke bescherming niet uit of een werk al dan niet illegaal is aangebracht. Het gaat er om dat Banksy kan aantonen maker te zijn van het werk. Het bewijs daarvan is vrij. Dit zou Banksy bijvoorbeeld kunnen doen door een video te laten zien van het aanbrengen van de graffiti. Ook zou Banksy (objectief gedateerde) ontwerpen voor het kunstwerk kunnen tonen. 

Overigens ook al zou Banksy geen auteursrechten hebben op het flower thrower ontwerp en/of zou de reden van Banksy dan nog valt moeilijk in te zien waarom de merkinschrijving te kwader trouw zou zijn. Alleen wanneer Banksy willens en weten andermans werk als merk zou inschrijven, om bijvoorbeeld van de goodwill geassocieerd met dat werk te willen profiteren zou dit m.i. anders zijn. 

Het komt mij voor dat het publiek indien het wordt geconfronteerd met een kunstwerk dat is gemerkt met de “flower thrower” afbeelding zal menen dat dit kunstwerk afkomstig is van Banksy en/of een aan Banksy gerelateerd bedrijf. Het lijkt mij juist in het belang van het publiek dat Banksy en/of zijn bedrijf op basis van een EU merkrecht zou kunnen optreden tegen partijen die -zonder toestemming van Banksy- producten op de markt brengen die zijn gemerkt met de “flower thrower”, maar geen commerciële band met Banksy en/of zijn bedrijf hebben.

Zou Banksy /Pest Control Limited de zaak hebben gewonnen (hetgeen nu niet het geval is, maar Pest Control Limited zou nog in hoger beroep kunnen gaan) en een geldig EU ‘flower thrower” merk hebben, dan is het nog maar de vraag of Pest Control Limited zou kunnen optreden tegen het gebruik dat Full Colour van de “Flower thrower” afbeelding maakt. Immers, het is nog maar zeer de vraag of er sprake is van merkgebruik door Full Colour.

Quirijn Meijnen

Zie ook over Banksy:

http://www.quirijnmeijnen.nl/2015/04/damien-hirst-bombay-mix-spot-painting.html

Damien Hirst, Bombay Mix, “spot painting” aangebracht op behang, losgesneden en te koop aangeboden, uitputting (HVJ EU Allposters/Pictoright) en morele rechten

Damien Hirst, Bombay Mix, “spot painting” aangebracht op behang, losgesneden en te koop aangeboden, uitputting (HVJ EU Allposters/Pictoright) en morele rechten

In juli 2014 werd bekend dat Damien Hirst eist dat een van zijn schilderijen aan hem moet worden teruggegeven en vernietigd. Het schilderij, getiteld Bombay Mix, werd gemaakt door Hirst in 1988 en is een vroeg voorbeeld van zijn commercieel succesvolle “stip” schilderijen. Hirst, 's werelds rijkste levende kunstenaar, schilderde het kunstwerk direct op het behang in een huis in Fulham Londen (UK). Het schilderij was een gift van Sir John en Lady Ritblat voor hun zoon.

Toen het huis in Fulham met vier slaapkamers werd verkocht bleef het schilderij in het pand (op het behang) aanwezig. Het pand werd uiteindelijk in 2005 door Jess en Roger Simpson (die tweede eigenaar zijn sinds Ritblat het huis verkocht) gekocht voor £ 471.000.

“Spot paintings” van Hirst zijn de laatste anderhalf jaar verkocht voor prijzen tussen de $53.000,= en $1.500.000,=. In totaal zou Hirst -tot nu toe- zo'n 1365 "spot paintings' hebben gemaakt

Damien Hirst, "spot painting"

Bijzonder aan de spot painting in het huis in Fulham is dat het zo’n drie maanden is geschilderd na de “Freeze” tentoonstelling uit 1988 waar een nieuwe generatie “young British Artists” werd gelanceerd.

In 2007 hebben specialisten het werk “Bombay Mix” , met behang en al, van de muur gehaald en op een aluminium plaat gemonteerd.  Jess en Roger Simpson willen nu het schilderij verkopen. Het schilderij zou niet geheel naar hun smaak zijn.

De verkoop stuit echter op problemen. Science Ltd, het bedrijf van Damien Hirst stelt zich op het standpunt dat “Bombay Mix” had moeten worden overgeschilderd toen de heer Ritblat het huis verkocht. Science Ltd. Verwijst daarbij naar het “certificaat van echtheid” van Hirst (eigenlijk een handgeschreven brief van Hirst aangaande het schilderij).

Science Ltd. benadrukt dat de heer Ritblat een alternatieve versie van het schilderij op doek heeft gekregen in ruil voor het “certificaat van echtheid”. Het komt er dan op neer dat Science Ltd./Hirst het certificaat van echtheid heeft ingenomen. Volgens Science Ltd./ Hirst kan er alleen sprake zijn van eigendom van het schilderij in combinatie met het “certificaat van echtheid”. Een woordvoerder van Hirst formuleert het als volgt:

“The ownership of a wall painting in the series titled 'Wall Spots’ always resides with the owner of the 'Wall Spots’ signed certificate which accompanies the art work. 

“The certificate certifies ownership. Someone being in possession of the painted wall surface without the certificate does not have any entitlement to the work. 

“The painting should have been painted over when the previous owner traded the wall spot for a work on canvas. 

“Science Ltd acquired the certificate from the original owner a number of years ago and is now the legal owner of the 'Wall Spot’ entitled Bombay Mix.” 

Ritblat (die het kunstwerk van zijn vader kreeg) heeft in een e-mail aan Jess Simpson (de verkoper)  geschreven dat het kunstwerk nu niet meer is dan een:  “valueless bunch of multi- coloured spots”.

Mrs Simpson, 35, een woning consultant die woont nu in Oxfordshire, zei dat ze was verbijsterd dat het schilderij misschien wel niet zou kunnen worden verkocht. Eind maart 2015 heb ik contact gezocht met de kunsthandelaar die het werk van Hirst te koop aanbood om te informeren naar de status van het geschil. De kunsthandelaar vertelde mij dat het “under wraps” is, waaruit ik op maak dat het werk op dit moment niet wordt aangeboden.


De vraag is nu of Hirst de door hem gemaakte “spot painting” kan opeisen en/of de verkoop van de “spot painting” kan verbieden. Deze vragen zullen naar Europees en Nederlands recht worden beantwoord.

Dat Jess en Roger Simpson eigenaar zijn geworden van de “spot painting” staat wel vast. De spot painting is geschilderd op het behang van de woning, die zij hebben gekocht. Vast staat dat Jess en Roger Simpson de woning in eigendom hebben verkregen, en dat het behang met daarop het schilderij is meegeleverd. In ieder geval staat vast dat Ritblat niet de eigendom van het schilderij claimt.

Dat Jess en Roger Simpson eigenaar zijn van het behang met daarop de “spot painting” betekent dat nu ook dat zij het schilderij (met behang en al) van de muur mogen halen en verkopen? Niet in geschil is dat Damien Hirst auteursrechthebbende is van het schilderij.

Uitputting?

Het auteursrecht is het exclusieve recht van een maker van een werk om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. In beginsel zou Hirst zich op het standpunt kunnen stellen dat de familie Simpson het werk niet openbaar mogen maken. Echter, uitzondering op die regel is wanneer het auteursrecht uitgeput is.

De uitputtingsregel houdt in dat als een exemplaar van een werk eenmaal met toestemming van de maker in het verkeer is gebracht, de eigenaar van dat exemplaar dat vervolgens mag doorverkopen, zonder dat de auteursrechthebbende daar bezwaar tegen kan maken. De auteursrechthebbende heeft immers bij de eerste maal dat het werk in het verkeer werd gebracht, geprofiteerd van de verkoop.

Is er in het geval van Hirst nog wel sprake van een (voorgenomen) verkoop van hetzelfde werk? In Nederland is een zaak die lijkt op de zaak van Hirst aan de orde geweest: Hoge Raad Hovener/Poortvliet (HR 19 januari 1979, NJ 1979, 412). Wat was er aan de hand? Hovener had kalenders met afbeeldingen gemaakt door Poortvliet gekocht, vervolgens had hij de afbeeldingen uitgeknipt, die op spaanplaat geplakt, om vervolgens de afbeeldingen (op spaanplaat) los te koop aan te bieden. De Hoge Raad oordeelde dat Poortvliet "door aan Unieboek de door hem vervaardigde schilderijen ter reproduktie ten behoeve van een door haar uit te geven kalender af te staan, aan Unieboek slechts het recht heeft gegeven die schilderijen tot dat doel en in die vorm te verveelvuldigen en openbaar te maken, en niet om deze als losse reprodukties in de handel te brengen" en dat Hovener "een aantal van de reprodukties van door hem gekochte kalenders heeft afgeknipt, op spaanplaat geplakt en op die manier aan het publiek heeft aangeboden en verkocht". De Hoge Raad kwalificeert dit laatste als een openbaarmaking in de zin van de Auteurswet. Daaraan doet volgens de Hoge Raad niet af dat de door Hovener gekochte kalenders in druk waren verschenen, "nu Hovener aan de reprodukties die onderdeel waren van de kalenders — naar hun aard slechts gedurende een korte periode voor en in het jaar waarvoor zij bestemd waren, op normale wijze verkoopbaar —, een andere vorm heeft gegeven en ze in die vorm afzonderlijk onder het publiek heeft verspreid".

De Hoge Raad formuleerde in het arrest Hovener/Poortvliet daarmee een uitzondering op de uitputtingsregel (welke regel weer een uitzondering is op de hoofdregel dat alleen de maker van een werk een werk mag openbaar maken en verspreiden).

Recent diende het Hof van Justitie EU de vraag te beantwoorden of het overbrengen van een afbeelding op een poster, op canvas (een zgn. “canvas transfer”) kwalificeert als een openbaarmaking, ofwel dat de rechten van de auteur zijn uitgeput nu de afbeelding afkomstig is van een poster die met toestemming van de auteur op de markt is gebracht, en nu de afbeelding ook niet wordt gewijzigd.

Het Hof van Justitie heeft op 22 januari 2015 uitspraak gedaan (Art & Allposters tegen Stichting Pictoright) HvJ EU 22 januari 2015, IEF 14580; ECLI:EU:C:2015:27; zaak C-419/13 (Art & Allposters tegen Stichting Pictoright).

Het Hof komt in de overwegingen 39 t/m 49 tot het volgende oordeel:

39 Volgens artikel 6, lid 1, van dit verdrag (de Auteursrechtrichtlijn) hebben auteurs van werken van letterkunde en kunst immers het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het door verkoop of andere overgang van eigendom voor het publiek beschikbaar stellen van het origineel en de exemplaren van hun werken. De betekenis van het begrip „exemplaren” is in dit verband verduidelijkt door de verdragsluitende partijen in een gemeenschappelijke verklaring betreffende de artikelen 6 en 7 van dat verdrag, die is vastgesteld door de diplomatieke conferentie op 20 december 1996, waar ook het verdrag is vastgesteld. Luidens die verklaring wordt „[o]nder ‚het origineel en kopieën’ en ‚exemplaren’, [...] die overeenkomstig deze artikelen het voorwerp van het verspreidingsrecht en het verhuurrecht vormen, [...] uitsluitend verstaan vastgelegde exemplaren die als tastbare voorwerpen in het verkeer kunnen worden gebracht”.

40 De uitputting van het distributierecht is dus van toepassing op de tastbare zaak waarin een beschermd werk of een kopie daarvan is belichaamd indien deze zaak met toestemming van de auteursrechthebbende in de handel is gebracht.

41 In de tweede plaats moet worden nagegaan of latere wijzigingen van de materiële drager van de met toestemming van de auteursrechthebbende in de handel gebrachte zaak van betekenis zijn voor de uitputting van het distributierecht in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2001/29.

42 In het hoofdgeding bestaat de wijziging erin de op een papieren poster aangebrachte afbeelding van een kunstwerk over te brengen op een canvasdoek door middel van het in punt 15 van het onderhavige arrest beschreven procedé, wat leidt tot vervanging van de papieren drager door een doek. Blijkens de opmerkingen van partijen in het hoofdgeding leidt die techniek tot een duurzamere reproductie, een afbeelding van hogere kwaliteit in vergelijking met de poster en een resultaat dat dichter bij het origineel van het werk ligt.

43 Dienaangaande zij met de Franse regering vastgesteld dat een vervanging van de drager op de wijze zoals in het hoofdgeding leidt tot de schepping van een nieuwe zaak waarin de afbeelding van het beschermde werk wordt belichaamd, terwijl de poster als zodanig ophoudt te bestaan. Een dergelijke wijziging van de kopie van het beschermde werk, waardoor het resultaat dichter bij het origineel komt te liggen, kan in feite een nieuwe reproductie van dat werk in de zin van artikel 2, onder a), van richtlijn 2001/29 vormen, die onder het uitsluitend recht van de auteur valt en waarvoor zijn toestemming is vereist.

44 Allposters betoogt echter dat de canvas transfer niet kan worden gekwalificeerd als een reproductie omdat het aantal kopieën van het beschermde werk niet toeneemt, aangezien de afbeelding wordt overgebracht en van de papieren poster verdwijnt. Volgens haar is er geen wijziging in de inkt waarmee het werk wordt gereproduceerd en ondergaat het werk zelf geen enkele wijziging.

45 Dit betoog kan niet worden aanvaard. De omstandigheid dat de inkt bewaard blijft tijdens de overbrenging doet immers niet af aan de vaststelling dat de drager van de afbeelding is gewijzigd. Van belang is of de gewijzigde zaak op zich, in zijn geheel beschouwd, materieel de zaak is die in de handel is gebracht met toestemming van de rechthebbende. Dat lijkt niet het geval te zijn in het hoofdgeding.

46 De toestemming van de auteursrechthebbende heeft dus geen betrekking op de distributie van een zaak waarin zijn werk is belichaamd indien die zaak na de eerste verhandeling ervan dusdanig is gewijzigd dat zij een nieuwe reproductie van dat werk vormt. In die hypothese is het distributierecht betreffende een dergelijke zaak slechts uitgeput na de eerste verkoop of andere eigendomsovergang van die nieuwe zaak met toestemming van de rechthebbende.

47 Deze uitlegging vindt steun in de belangrijkste doelstelling van richtlijn 2001/29, die, zoals uit de overwegingen 9 en 10 ervan blijkt, erin bestaat een hoog beschermingsniveau voor onder meer de auteurs te verwezenlijken, zodat dezen een passende beloning voor het gebruik van hun werk kunnen ontvangen (zie arresten SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punt 36; Peek & Cloppenburg, EU:C:2008:232, punt 37, en Football Association Premier League e.a., EU:C:2011:631, punt 186).

48 Blijkens de argumenten die partijen in het hoofdgeding voor het Hof hebben aangevoerd, hebben de auteursrechthebbenden geen toestemming gegeven voor de distributie van de canvas transfers, althans niet uitdrukkelijk. Toepassing van de regel van uitputting van het distributierecht zou die rechthebbenden dus de mogelijkheid ontnemen om de distributie van die zaken te verbieden of, in geval van distributie, een passende beloning voor de commerciële exploitatie van hun werken te eisen. In dat verband heeft het Hof reeds geoordeeld dat, om passend te zijn, een dergelijke beloning in een redelijke verhouding tot de economische waarde van de exploitatie van het beschermde voorwerp moet staan (zie naar analogie arrest Football Association Premier League e.a., EU:C:2011:631, punten 107‑109). Partijen in het hoofdgeding erkennen dat de economische waarde van canvas transfers aanzienlijk hoger is dan die van posters.

49  Gelet op een en ander moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord dat artikel 4, lid 2, van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat de regel van uitputting van het distributierecht niet van toepassing is wanneer een reproductie van een beschermd werk die met toestemming van de auteursrechthebbende in de Unie in de handel is gebracht, nadien een vervanging van de drager ervan heeft ondergaan zoals de overbrenging van die op een papieren poster aangebrachte reproductie op een canvasdoek, en in die nieuwe vorm opnieuw in het verkeer wordt gebracht.

(onderstrepingen QM)

Voor alle duidelijkheid het Hof behandeld niet de vraag of er sprake is van een wijziging in het auteursrechtelijk beschermde werk (het corpus mysticum). Het Hof gaat het alleen om de vraag of de tastbare zaak waarin een beschermd werk of een kopie daarvan is belichaamd is gewijzigd. Van belang is volgens het Hof of de gewijzigde zaak op zich, in zijn geheel beschouwd, materieel de zaak is die in de handel is gebracht met toestemming van de rechthebbende. Het Hof oordeelt in het geval van de “canvastransfer” dat dat niet het geval is. De poster (die als basis dient voor de canvastransfer) is na de eerste verhandeling dusdanig  gewijzigd (de afbeelding van de poster is overgebracht op canvas) dat de canvastransfer een nieuwe reproductie van het werk belichaamd in de (verloren gegane poster) vormt. Opvallend is dat het Hof niet spreekt over het aangeboord zijn van een nieuwe exploitatie mogelijkheid van het werk door toepassing van de “canvas transfer”. Het Hof lijkt het feit dat de gewijzigde zaak (in casu de “canvas transfer”) op zich, in zijn geheel beschouwd, materieel niet de zaak is die in de handel is gebracht met toestemming van de rechthebbende voldoende te vinden voor het oordeel dat er sprake is van een nieuwe reproductie en dat daarvoor toestemming van de rechthebbende nodig is.

De feiten in de Hirst zaak liggen iets anders. De “Spot Painting” is aangebracht op het behang in de woning gelegen te Fulham. Het behang met daarop de “Spot Painting” is –zo wordt gezegd- professioneel van de muur gehaald en vervolgens op een aluminium plaat geplakt. Anders dan in de “canvast transfer” zaak (waar de poster verloren is gegaan in het proces van overbrengen), is het behang waarop de “spot painting” is aangebracht intact gebleven. Is er nu –in het licht van HVJ EU Allposters/Pictoright -sprake van een nieuwe reproductie waar toestemming van Hirst voor nodig is?

De vraag die mijn inziens dan beantwoord dient te worden of de gewijzigde zaak (de spotpainting, op behang, op een aluminium plaat geplakt) op zich, in zijn geheel beschouwd, materieel de zaak is die in de handel is gebracht (de spot painting aangebracht op het behang in het huis te Fulham) met toestemming van de rechthebbende.

De bedoeling van Hirst met de Spot Painting op het behang te Fulham lijkt te zijn –los van artistieke motieven- dat de Spot Painting die locatie nooit zou verlaten. Dit blijkt uit het “certificaat van echtheid”, en is mijn inziens ook af te leiden uit het feit dat de “spot painting” direct op het behang is geschilderd. Als Hirst al de bedoeling had de spot painting in de handel te brengen, dan was het klaarblijkelijk de bedoeling van Hirst dat de spot painting op behang tezamen met het huis te Fulham verkocht kon worden. Uit de feiten blijkt dat Hirst een spot painting op doek heeft geleverd aan de koper van de spot painting op behang, waarbij de afspraak is gemaakt dat de spot painting op het behang overgeschilderd zou worden (hetgeen niet is gebeurd).  Uit het voorgaande blijkt dat het nimmer Hirst zijn bedoeling is geweest dat de spot painting met behang zou kunnen worden losgesneden van het overige behang en zelfstandig verhandelt zou kunnen worden. Mijn inziens houdt de door het Hof EU aangelegde toets of de gewijzigde zaak op zich, in zijn geheel beschouwd, materiaal de zaak is die in de handel is gebracht in dat het feit dat de drager van het werk behang is, welk behang onderdeel uitmaakt van een huis te Fulham meegewogen dient te worden. Met andere woorden de spot painting op behang, geplakt op een aluminiumplaat is materieel niet de zaak die met toestemming van Hirst in de handel is gebracht.

Het voorgaande in acht genomen zou Hirst zich derhalve met een beroep op zijn distributierecht kunnen verzetten tegen verhandeling van de “behang transfer”.

Artikel 25 Auteurswet: ‘droits au respect’

Op grond van artikel 25 lid 1sub c en d Auteurswet kan Hirst zich –kort gezegd- verzetten tegen aantasting van zijn werk. Op grond van artikel 25 lid 1 sub c heeft Hirst het recht zich te verzetten tegen een wijziging in het werk, tenzij de wijziging van zodanige aard is dat het verzet in strijd met de redelijkheid zou zijn. Op grond van artikel 25 lid 1 sub d kan Hirst zich verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid. Op grond van sub c is een belangenafweging vereist, op grond van sub d dient er sprake te zijn van –kort gezegd- nadeel aan de eer of de naam van de maker.

Nu de vraag naar een eventuele inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van Hirst aan de orde is, is van belang wat nu het werk van Hirst is. In casu is er een handgeschreven ondertekende en gedateerde verklaring van Hirst met daarop instructies aangaande “Bombay Mix”. Uit deze verklaring blijkt dat het gaat om een “wall painting with half spots on the top row”, de afmetingen van het werk worden bepaald (is niet door Hirst ingevuld/niet van toepassing), de grote van de stippen worden bepaald en de onderlinge afstand van de stippen. Bepaald is dat de stippen direct op de muur geschilderd dienen te worden, de kleuren van de stippen (niet donkerder dan de stip geschilderd op de verklaring. Bepaald is dat het werk “geinstalleerd” dient te worden door Hirst of een van zijn assistenten. In de verklaring is opgenomen “this document certifies ownership of the artwork”. Tenslotte is bepaald “This piece must be painted out before it is re-made for anywhere else”.

Het werk zoals bedoeld door Hirst (en opgenomen in de verklaring) is door Hirst uitgevoerd (geinstalleerd) in het huis te Fulham.

De verklaring van Hirst heeft zonder meer een eigen oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker en voldoet daarmee aan de toets voor auteursrechtelijke bescherming. Zou aan het auteursrechtelijk beschermd zijn van de “spot painting” op het eerste gezicht nog getwijfeld kunnen worden (hoe origineel is een verzameling stippen, en is dat niet al eerder gedaan ?), dan neemt de verklaring die twijfel mijn inziens weg. Door de verklaring wordt je erop geattendeerd dat geen een van de stippen donkerder is dan paars, de aandacht wordt ook gevestigd op de gelijke diameter van de stippen en de onderlinge afstand alsook het feit dat de stippen direct op de muur zijn geschilderd. Uit de verklaring valt ook op te maken dat de afmetingen van het kunstwerk onbepaald zijn. Het is kennelijk de bedoeling van Hirst geweest om een kunstwerk te maken dat één wordt met de ruimte waarin het is geschilderd. Mag de verklaring van Hirst nu een rol spelen bij de invulling van het werkbegrip van de “spot painting” zoals aangebracht op de muur. Mijn inziens mag dat. Uiteraard zijn de kenmerken van de “spot painting” zoals door Hirst in de verklaring opgenomen, ook uit het werk zelf (de “spot painting” zoals op de muur aangebracht) op te maken. Uit het feit dat het werk op de muur in een specifiek huis is aangebracht, valt mijn inziens ook al af te leiden dat het werk specifiek voor die ruimte is gemaakt, om als onderdeel van die ruimte te worden waargenomen. De verklaring onderstreept nog eens dat het ruimtelijke element  van de “spot painting”, inderdaad , onderdeel van het werk zoals bedoeld (en uitgevoerd) door Hirst is.

 Het lossnijden van de “spot painting” om de “spot painting” vervolgens met behang en al op een aluminum plaat te plakken is mijn inziens zowel op grond van artikel 25 lid 1 sub c en d Auteurswet een inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van Hirst. Niet valt in te zien welk te respecteren belang de huidige bewoners van het huis te Fulham hebben met het los snijden van het werk. Vast staat mijn inziens ook dat de reputatie van Hirst wordt aangetast indien er verminkte werken van hem op de markt komen.
Wat nu te denken van de opmerking van Science Ltd (het bedrijf van Hirst) dat zonder de verklaring van Hirst er geen sprake kan zijn van een echte Hirst; 

“The certificate certifies ownership. Someone being in possession of the painted wall surface without the certificate does not have any entitlement to the work. "

Gezien de inhoud van de verklaring van Hirst kan gesteld worden dat de verklaring tezamen met de “spot painting” een conceptueel kunstwerk is, waarbij een van de in het oog springende kenmerken is dat de “spot painting” op een andere plek “geinstalleerd” kan worden, mits de al reeds geinstalleerde “spot painting” wordt overgeschilderd. Het voorgaande roept de vraag op of in de ogen van Hirst zonder de verklaring wel sprake kan zijn van een zelfstandig kunstwerk. In dat licht is wellicht ook de uitspraak van Ritblat (de zoon die het kunstwerk van zijn ouders had gekregen) als dat zonder de verklaring de “spot painting” niet meer is dan een:  “valueless bunch of multi- coloured spots”.

Hoe nu verder?

Mijn inziens levert de verkoop van de (losgesneden) “spot painting” strijdt op met het distributierecht van Hirst, en kan Hirst een actie instellen wegens inbreuk op zijn auteursrecht nu er sprake is van een nieuwe reproductie. Naar Nederlands recht is er mijn inziens ook sprake van inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van Hirst nu er sprake is van aantasting va het werk. 
 

Wellicht zouden  Jess en Roger Simpson nog kunnen betogen dat de “Spot painting” van Hirst niet kwalificeert als een auteursrechtelijk relevant werk nu –zoals uit de verklaring van Hirst valt op te maken- het een conceptueel kunstwerk betreft waarin de verklaring van Hirst een allesbepalende rol speelt (zonder verklaring is de spot painting zoals aangebracht op de muur geen kunstwerk). Echter, mijn inziens hoeft een rechter zich niet door de (eventuele) bedoelingen van Hirst te laten leiden en kan hij/zij de in de rechtspraak ontwikkelde werktoets toepassen op de “spot painting” zoals aangebracht op de muur.

Indien het doel van Jess en Roger Simpson is om (ooit nog) financieel voordeel te behalen met de in hun huis aangetroffen vroege “spot painting” acht ik het aan te bevelen dat ze de “spot painting” zo snel mogelijk weer in de oude staat brengen, hetgeen betekent dat de “spot painting” weer onderdeel wordt van het behang. Het lijkt mij niet dat Hirst op grond van zijn persoonlijkheidsrechten kan ageren tegen het aanwezig zijn van een niet overgeschilderde “spot painting” in het huis te Fulham (ook niet naar Engels recht dat –aldus wikipedia   – een minder vergaande regeling heeft aangaande persoonlijkheidsrechten dan het NL recht). Indien de “spot painting” op zijn oude plek blijft hangen kan Hirst ook niet betogen dat er sprake is van een nieuw exemplaar (waartegen hij op grond van zijn distributierecht had kunnen ageren). Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat een Hirst liefhebber graag een paar pond meer over zal hebben voor het huis te Fulham met een vroege niet overgeschilderde “spot painting”.