"For the past few months I’ve been making stuff for the sole purpose of fulfilling trademark categories under EU law” (Banksy)

Het EU merk van Banksy voor een van zijn beroemdste kunstwerken (“flower thrower”) is ongeldig verklaard door het door de Nietigheidsafdeling (Cancellation Division) van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (de ‘EUIPO’). De “flower thrower” is door Banksy voor het eerst door middel van graffiti aangebracht op een garage in Jeruzalem in 2005. Het bedrijf van Banksy (Pest Control Limited) heeft in 2014 het merk ingeschreven in het register van de EUIPO.

       Banksy – Love Is In The Air, Flower Thrower, 2005, Ash Salon Street, Bethlehem,  West Bank, photo: 

         CC BY  2.0 by jensimon7

Inroepen van de nietigheid “Flower thrower” merk

In 2019 startte ansichtkaarten producent Full Colour een nietigheidsactie bij het EUIPO. Volgens Full Colour was het EU “flower thrower” merk nietig omdat Pest Control limited het merk “te kwader trouw” zou hebben geregistreerd (art. 59 (1) b EUTMR. Ook zou het merk elk onderscheidend vermogen ontberen (art. 7 (1) (b) EUTMR. Tenslotte zou het merk uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (art. 7 (1) (c) EUTMR, aldus Full Colour.

Volgens Full colour is het merk te kwader trouw aangevraagd. Full Colour voert de volgende argumenten aan. De “flower thrower” betreft een graffiti werk betreft dat in de publieke ruimte is aangebracht, vrij kan worden gefotografeerd en zo door het publiek is verspreidt. Banksy moedigde de verspreiding van het werk aan. Hi-res afbeeldingen van het werk waren via de website van Banksy te downloaden. Banksy stimuleerde het publiek het werk te gebruiken zoals het publiek dat wilde. Banksy schreef in zijn boek “Wall and Piece” (op de cover van dit boek staat de “flower thrower” afgebeeld) “copyright is for losers” en dat het publiek moreel en juridisch vrij moet zijn om werken die aan het publiek worden opgedrongen te reproduceren, veranderen of anderszins te gebruiken. 

Volgens Full Colour wist Banksy ook ten tijde van het aanvragen van het EU merk “flower thrower” dat het werk “flower thrower” op grote schaal werd gebruikt door een groot aantal partijen voor allerlei goederen zonder dat er een commerciële band bestaat tussen Banksy en deze partijen. Volgens Full Colour gebruikt Banksy het merk niet als merk, en wordt het niet gebruikt voor door Banksy op de markt gebrachte goederen of diensten. De enige reden waarom Banksy het EU merk aangevraagd zou hebben, aldus Full Colour, is om het werk dat het merk vormt (“flower thrower”) via het merkenrecht tot in oneindigheid te monopoliseren. Het merkenrecht kan immers tot in oneindigheid verlengd worden, terwijl het auteursrecht slechts tot 70 jaar na de dood van de maker geldt. 

Pest Control Limited (de merkhouder) stelt dat de Full Colour niet heeft aangetoond dat er van kwade trouw aan de kant van Pest Control Limited sprake zou zijn. Volgens Pest Control Limited zou hetgeen Banksy heeft gezegd of heeft gedaan de wet niet veranderen en hem of Pest Control Limited niet verbieden om rechten te claimen en bescherming te zoeken die de wet nu eenmaal biedt. Zou dit anders zijn dan zou dat onder meer in strijd zijn met de beginselen van vrijheid van meningsuiting en gelijkheid voor de wet op grond van respectievelijk de artikelen 11(vrijheid van meningsuiting en informatie) en 20 (Eenieder is gelijk voor de wet) van het Handvest van de grondrechten van de EU. Pest Control Limited haalt overweging 83 uit het Arrest van het Hof van Justitie EU (HcJ-EU)  (C-488/16 P) Neuschwanstein aan om te betogen dat zelfs bij het inschrijven van een merk met als doel een concurrent die een overeenstemmend teken gebruikt oneerlijk te beconcurreren, niet kan worden uitgesloten dat de aanvrager van het merk toch een legitiem doel nastreeft. Het HvJ-EU overwoog:

“83. In dat arrest, waarnaar het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest verwijst, heeft het Hof immers met betrekking tot de bedoeling van de aanvrager op het tijdstip van indiening van een Uniemerkaanvraag in wezen geoordeeld dat zelfs in het geval waarin hij een teken aanvraagt met als enige bedoeling, een concurrent die een overeenstemmend teken gebruikt oneerlijk te beconcurreren, niet kan worden uitgesloten dat de aanvrager met de inschrijving van dit teken een legitiem doel nastreeft. Het Hof heeft gepreciseerd dat dit onder meer het geval kan zijn wanneer de aanvrager op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag weet dat een derde – een nieuwkomer op de markt – van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager doet besluiten om dit teken te doen inschrijven teneinde het gebruik van deze presentatie te beletten (arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punten 47‑49). Derhalve vloeit uit dat arrest niet voort dat de beoordeling van de kwade trouw noodzakelijkerwijs moet berusten op de middelen die zijn aangewend om een dergelijk doel te bereiken.”

Ook haalt Pest Control overwegingen 74 t/m 78 van het SKY arrest aan van 29 januari 2020 (HvJ-EU C371/18 SKY) om te betogen dat de kwade trouw van de aanvrager niet kan worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten. Hieronder de overwegingen 74 t/m 78 uit het SKY arrest:

74. Het Hof heeft reeds geoordeeld dat, naast het feit dat het begrip „kwade trouw” overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat er sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk, bij de uitlegging ervan rekening moet worden gehouden met de bijzondere context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer. In dit verband beogen de regels inzake het Uniemerk in het bijzonder bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie, waarin elke onderneming, teneinde haar clientèle aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk moet kunnen inschrijven die de consument in staat stellen deze waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C 104/18 P, EU:C:2019:724, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

75. Zo is de absolute nietigheidsgrond van artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 2, onder d), van de Eerste richtlijn van toepassing wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een Uniemerk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de in het voorgaande punt van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte wezenlijke functie van herkomstaanduiding (arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C 104/18 P, EU:C:2019:724, punt 46).

76. Het is juist dat de aanvrager van een merk op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag of van het onderzoek ervan, niet verplicht is aan te duiden en zelfs niet precies hoeft te weten hoe hij dat aangevraagde merk zal gebruiken, en dat hij beschikt over een termijn van vijf jaar om een begin te maken met een daadwerkelijk gebruik dat strookt met de wezenlijke functie van het merk [zie in die zin arrest van 12 september 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C 541/18, EU:C:2019:725, punt 22].

77. Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 109 van zijn conclusie, kan de inschrijving van een merk zonder dat de aanvrager enig voornemen heeft het te gebruiken voor de aangeduide waren en diensten evenwel kwade trouw opleveren omdat de merkaanvraag dan niet gerechtvaardigd is in het licht van de doelstellingen van verordening nr. 40/94 en de Eerste richtlijn. Er kan echter slechts van een dergelijke kwade trouw worden gesproken wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk.

78. De kwade trouw van de aanvrager kan dus niet worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten.

Banksy had sinds de ingestelde nietigheidsactie niet stil gezeten. Banksy opende in oktober 2019 een winkel in Croydon, Zuid Londen met de naam “GrossDomesticProduct” . 

        Copyright: Gary Etchell

De winkel had als doel kunstwerken van Banksy te verkopen. De winkel was niet toegankelijk voor het publiek. De kunstwerken waren zichtbaar door het raam van de winkel en konden vervolgens online (https://shop.grossdomesticproduct.com/ )worden aangeschaft. Banksy hanteerde daarbij een controle procedure waarbij potentiële kopers moesten verklaren de gekochte werken niet door te verkopen en ze geen kunsthandelaren waren. 

In “the Guardian” van 1 oktober 2019 gaf Banksy aan wat de reden voor het openen van de winkel was

“possibly the least poetic reason to ever make some art” – a trademark dispute.

“A greetings card company is contesting the trademark I hold to my art,” 

“And attempting to take custody of my name so they can sell their fake Banksy merchandise legally.”

“Sometimes you go to work and it’s hard to know what to paint, but for the past few months I’ve been making stuff for the sole purpose of fulfilling trademark categories under EU law,” the artist said, admitting the subject matter is “not a very sexy muse”.

Banksy wilde het merkenrecht geschil naar zijn hand zetten door voor elke klasse waarvoor hij het “flower thrower” merk heeft geregistreerd producten te maken en te verkopen. Zo heeft Banksy onder andere kinderspeelgoed gemaakt waarbij houten migranten poppetjes in een vrachtwagen worden geladen. Een ander product is een steekvest met daarop de Engelse vlag (dit vest werd door Stormzy gedragen op Glastonbury 2019). Het idee is dat de producten met gebruikmaking van het “flower thrower” merk worden verkocht. Banksy wil zo voorkomen dat EUIPO oordeelt dat hij, althans zijn bedrijf Pest Control Limited, het merk niet als merk heeft gebruikt. 

Het speelgoed dat Banksy heeft gemaakt voor klasse 28 (speelgoed)

        

        Copyright; Banksy/PA

Beslissing

De Cancellation Division legt uit dat het begrip “aanvrager” (van een merk) in artikel 59 (1) b EUTMR zo moet worden begrepen als zijnde de persoon die een merk in eigen naam (voor zichzelf) aanvraagt alsook elke persoon die een gevolmachtigde instrueert om in eigen naam (de naam van de gevolmachtigde) een merk aan te vragen, terwijl die gevolmachtigde op basis van een afspraak tussen volmachtgever en gevolmachtigde handelt in het belang van de volmachtgever. De Cancellation Division overweegt dat Pest Control Limited de vertegenwoordiger is van Banksy, waarschijnlijk omdat Banksy anoniem wil blijven, en dat daarom de merkinschrijving van het EU merk “flower thrower.” in het belang van Banksy is gedaan.

De Cancellation Division merkt op dat het doel van een handelsmerk is om consumenten in staat te stellen de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten te identificeren en deze waren of diensten te onderscheiden van die van andere bedrijven.

De Cancellation Division overweegt in lijn met HvJ-EU Koton van 12 september 2019 (C-104/18 P) dat er sprake is van een registratie te kwader trouw wanneer uit relevante en consistente aanwijzingen blijkt dat de houder van een EU merk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding.

Het EUIPO oordeelde dat Pest Control Limited niet heeft aangetoond een geldige reden te hebben om het merk aan te vragen. Volgens Pest Control Limited zou een geldige reden voor de merkinschrijving o.a. daaruit bestaan dat Banksy -nu Banksy anoniem wenst te blijven- niet ongeregistreerde merkrechten en auteursrechten zou kunnen handhaven. Het verkrijgen van een merkinschrijving via Pest Control Limited om zodoende merkrechten te kunnen handhaven zou een legitiem doel zijn van de EU merkinschrijving en niet doelen op een merkinschrijving te kwader trouw, aldus Pest Control Limited. 

De Cancellation division van het EUIPO is het niet eens met de de stelling van Pest Control Limited en overweegt:

“Banksy heeft er voor gekozen om anoniem te blijven en om graffiti aan te brengen op andermans eigendom zonder daar toestemming voor te hebben, in plaats van om op canvas te verven of op zijn eigen eigendommen. Banksy heeft er ook voor gekozen om erg uitgesproken te zijn voor wat betreft zijn minachting voor intellectuele eigendomsrechten, alhoewel Banksy zijn aversie tegen intellectuele eigendomsrechten zeker niet zorgt voor de nietigheid van legitiem verkregen auteurs- en merkrechten. Onderstreept dient te worden dat een belangrijk punt is dat niet met zekerheid gezegd kan worden dat Banksy de eigenaar is van de werken (waaronder “flower thrower”) nu zijn identiteit verborgen is. Ook kan niet vastgesteld worden dat Banksy auteursrechten kan doen gelden met betrekking tot een graffiti. Het bestreden merk was aangevraagd zodat Banksy juridische rechten op het teken (dat als merk werd geregistreerd) zou krijgen omdat hij geen beroep kon doen op auteursrechten, maar het voorgaande is geen functie van een merk. Daarom kan het inschrijven van een merk niet gebruikt worden om zulke rechten te handhaven, welke rechten niet bestaan, of welke rechten niet bestaan voor de persoon die ze zegt te hebben. "

De Cancellation Division overwoog eerder al dat kan worden betoogd dat het werk “flower thrower” niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt omdat het is aangebracht zonder toestemming van de eigenaar van de muur waarop het is gespoten. Volgens de Cancellation Division zou het ook zo kunnen zijn dat aangenomen moet worden dat het auteursrecht op “flower thrower” is gegeven aan de eigenaar van de muur waarop het werk is gespoten. 

De Cancellation Division concludeert dan dat Banksy nooit de intentie heeft gehad om het merk daadwerkelijk te gebruiken voor de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd, op het moment dat hij het merk heeft aangevraagd (welk moment volgens de Cancellation Division het relevante moment is om de intenties van Banksy te beoordelen). Banksy begon het merk pas te gebruiken nadat de nietigheidsactie was ingesteld en het gebruik door Banksy was alleen om EU merkenrecht bepalingen te omzeilen, zoals Banksy ook zelf aangaf, aldus de Cancellation Dvision. 

Deze acties van Banksy zijn volgens de Cancellation Division in strijd met de eerlijke handelsgebruiken. De acties van Banksy zouden volgens de Cancellatio Division duidelijk maken dat het Banksy er om te doen was om een exclusief recht te verkrijgen voor doeleinden anders dan die worden gedekt door de functies van een merk.

De Cancellation Division oordeelt dat de nietigheidsactie succesvol is en dat de merkinschrijving nietig dient te worden verklaard voor alle waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Nu de nietigheidsactie succesvol is op basis van “te kwader trouw” heeft de Cancellation Division de overige aangevoerde gronden (artikelen 7 (1) (b) en (c) EUTMR niet beoordeeld.

Commentaar

Het begrip “te kwader trouw” lijkt in deze uitspraak nogal te worden opgerekt. Wanneer we er van uit gaan dat Banksy auteursrechthebbende is op de “flower thrower” afbeelding (en ik zie geen reden om daar niet van uit te gaan), en het duidelijk is dat derden de afbeelding -zonder toestemming van Banksy- commercieel exploiteren is het niet raar om deze afbeelding middels een merkrecht te willen beschermen. Alle uitspraken van Banksy aangaande “copyright is for losers” lijken mij niet ter zake doende. 

Dat het doel van de inschrijving van Banksy volgens de Cancellation Division zou zijn om (toch) een recht te verkrijgen nu de weg naar auteursrecht zou zijn afgesloten komt mij gekunsteld over. 

Dat Banksy via zijn bedrijf een merk inschrijft om rechten te handhaven lijkt mij nu juist de bedoeling van een merkrecht. Dat Banksy middels het EU merk rechten zou willen handhaven die niet worden gedekt door de functies van het merk, zoals de Cancellation Division stelt, acht ik onnavolgbaar. Immers, je kunt geen rechten handhaven die je niet hebt. Banksy zou het EU merk dan ook alleen kunnen gebruiken waarvoor het bedoeld is; optreden tegen derde partijen die zonder zijn toestemming het EU merk gebruiken voor waren en/of diensten waarvoor het EU merk is geregistreerd.

Dat Banksy het merk niet meteen daadwerkelijk heeft gebruikt duidt mijns inziens niet op een depot te kwader trouw. Immers, het komt in de praktijk heel vaak voor dat een merk eerst wordt gedeponeerd alvorens het wordt gebruikt. Al is het alleen maar om te voorkomen dat een derde partij het merk inschrijft nadat het is gebruikt. 

Hoe dan het openen van de “GrossNationalProduct” store waarin producten werden verkocht die vallen in de waren categorieën van de EU merkingschrijving nadat de nietigheidsactie is gestart te wegen?

Uiteraard kun je je afvragen of Banksy deze winkel zou zijn begonnen en de goederen had geproduceerd indien Full Colour geen nietigheidsactie zou zijn gestart. Echter, om hier nou in te lezen dat Banksy nooit van plan zou zijn geweest om het merk te gebruiken lijkt mij een stap te ver. Mijns inziens mag ervan uit worden gegaan dat wanneer een merk wordt aangevraagd de intentie bestaat dat merk op enig moment te gebruiken. Zeker tegen de achtergrond dat een nietigheidsactie wegens non-usus pas kan worden ingesteld indien een merk > 5 jaar na registratie niet normaal wordt gebruikt. 

Dat Banksy stelt alleen producten te verkopen om de EU merkenrecht regels te omzeilen acht ik niet zo relevant. Het is niet ongebruikelijk dat kunst in relatief kleine oplages worden verkocht. Een winkel die niet toegankelijk is, maar waar mensen wel naar binnen kunnen kijken om vervolgens online een product aan te schaffen dat zij in de winkel etalage hebben gezien lijkt mij een creatieve manier om een markt van kunstliefhebbers te bedienen. De EU merkenrecht regels worden dan niet omzeild maar juist gevolgd. Dit los van wat Banksy daar zelf over heeft te zeggen.

Merkwaardige overweging Cancellation Division over auteursrecht

Het komt mij voor dat de Cancellation Division zichzelf op het verkeerde spoor heeft gezet door te overwegen dat het heel wel mogelijk is dat Banksy geen auteursrechten op het werk zou doen kunnen gelden nu het om een (illegaal aangebrachte) graffiti gaat (en dat Banksy daarom dan via de merkenrechtelijke weg bescherming van het werk zoekt). Het maakt voor auteursrechtelijke bescherming niet uit of een werk al dan niet illegaal is aangebracht. Het gaat er om dat Banksy kan aantonen maker te zijn van het werk. Het bewijs daarvan is vrij. Dit zou Banksy bijvoorbeeld kunnen doen door een video te laten zien van het aanbrengen van de graffiti. Ook zou Banksy (objectief gedateerde) ontwerpen voor het kunstwerk kunnen tonen. 

Overigens ook al zou Banksy geen auteursrechten hebben op het flower thrower ontwerp en/of zou de reden van Banksy dan nog valt moeilijk in te zien waarom de merkinschrijving te kwader trouw zou zijn. Alleen wanneer Banksy willens en weten andermans werk als merk zou inschrijven, om bijvoorbeeld van de goodwill geassocieerd met dat werk te willen profiteren zou dit m.i. anders zijn. 

Het komt mij voor dat het publiek indien het wordt geconfronteerd met een kunstwerk dat is gemerkt met de “flower thrower” afbeelding zal menen dat dit kunstwerk afkomstig is van Banksy en/of een aan Banksy gerelateerd bedrijf. Het lijkt mij juist in het belang van het publiek dat Banksy en/of zijn bedrijf op basis van een EU merkrecht zou kunnen optreden tegen partijen die -zonder toestemming van Banksy- producten op de markt brengen die zijn gemerkt met de “flower thrower”, maar geen commerciële band met Banksy en/of zijn bedrijf hebben.

Zou Banksy /Pest Control Limited de zaak hebben gewonnen (hetgeen nu niet het geval is, maar Pest Control Limited zou nog in hoger beroep kunnen gaan) en een geldig EU ‘flower thrower” merk hebben, dan is het nog maar de vraag of Pest Control Limited zou kunnen optreden tegen het gebruik dat Full Colour van de “Flower thrower” afbeelding maakt. Immers, het is nog maar zeer de vraag of er sprake is van merkgebruik door Full Colour.

Quirijn Meijnen

Zie ook over Banksy:

http://www.quirijnmeijnen.nl/2015/04/damien-hirst-bombay-mix-spot-painting.html

SKYPE geen geldig Europese Unie merk, verwarringsgevaar met SKY merk van British Sky Broadcasting Group

In het kort: Skype had in 2004 en 2005 SKYPE als Europees woord- beeldmerk aangevraagd. De British Sky Broadcasting Group had meteen bezwaar aangetekend tegen de aanvraag (oppositie ingesteld). Het Gerecht van de Europese Unie heeft nu geoordeeld dat de oppositie van SKY gegrond is. Skype kan nog in hoger beroep bij het Hof van Justitie EU. Microsoft kocht Skype in 2011 voor 8,5 miljard euro (toen de discussie aangaande de geldigheid van het Skype merk als speelde. Het is voor Microsoft te hopen dat ze bij de overname een regeling hebben opgenomen aangaand de geldigheid van het merk. Immers, de technologie van Skype is niet zo vernieuwend, de waarde van het bedrijf zit vooral in de bestaande gebruikers en het merk. 

Hieronder uit het persbericht van het Gerecht van de Europese Unie: 

In 2004 en 2005 heeft de onderneming Skype het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) verzocht om inschrijving van het beeld- en het woordteken SKYPE als gemeenschapsmerk voor audiovisuele apparatuur, telefonie- en fotografieproducten en voor informaticadiensten in verband met software of met het creëren en hosten van websites.

In 2005 en 2006 heeft de onderneming British Sky Broadcasting Group, het huidige Sky en Sky IP International, oppositie ingesteld op grond dat er verwarringsgevaar bestond met haar gemeenschapswoordmerk SKY, dat in 2003 was gedeponeerd voor dezelfde waren en diensten.

Aangevraagd beeld-/woordteken                                                         Oppositiewoordmerk

/ SKYPE                                        SKY

Bij beslissingen van 2012 en 2013 heeft het BHIM de oppositie toegewezen, waarbij het in wezen heeft vastgesteld dat er verwarringsgevaar bestond tussen de conflicterende tekens wegens met name hun gemiddelde mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming, en dat niet was voldaan aan de voorwaarden om vast te kunnen stellen dat dit risico was verminderd. Skype verzoekt het Gerecht van de Europese Unie om vernietiging van die beslissingen.

Met zijn arresten van vandaag verwerpt het Gerecht de beroepen van Skype en bevestigt het aldus dat er verwarringsgevaar bestaat tussen het beeld- en het woordteken SKYPE en het woordmerk SKY.

Wat de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, bevestigt het Gerecht dat de klinker „y” niet korter wordt uitgesproken in de term „skype” dan in de term „sky”. Bovendien blijft de term „sky”, die behoort tot de basiswoordenschat van de Engelse taal, duidelijk herkenbaar in het woord „skype”, niettegenstaande het feit dat deze laatste term in één woord wordt geschreven. Ten slotte is het zeer wel mogelijk dat het relevante publiek het element „sky” in de term „skype” herkent, ook al heeft het overblijvende element „pe” geen eigen betekenis.


Bovendien doet de omstandigheid dat in het aangevraagde beeldteken het woordelement „skype” wordt omgeven door een rand die is uitgeknipt in de vorm van een wolk of van een tekstballon, niet af aan de gemiddelde mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming. Vanuit visueel oogpunt benadrukt het beeldelement immers slechts het woordelement en wordt het dus slechts opgevat als louter een rand. Vanuit fonetisch oogpunt kan het figuratieve element in de vorm van een rand geen auditieve indruk oproepen, die nog steeds uitsluitend wordt bepaald door het woordelement. Ten slotte wordt op het begripsmatige vlak met het beeldelement geen enkel begrip overgebracht, behoudens eventueel dat van een wolk, hetgeen het dan nog waarschijnlijker zou kunnen maken dat het element „sky” wordt herkend binnen het woordelement „skype”, aangezien wolken zich „in de lucht” bevinden en dus gemakkelijk in verband kunnen worden gebracht met de term „sky”.

Wat het argument betreft dat de tekens „skype” een hoog onderscheidend vermogen zouden hebben omdat zij bekend zijn bij het publiek, verklaart het Gerecht dat er zelfs indien de term „skype” een eigen betekenis zou hebben gekregen, ter identificatie van de door de onderneming Skype geleverde telecommunicatiediensten, sprake zou zijn van een generieke, en dus voor dat soort diensten beschrijvende term.

Ten slotte bevestigt het Gerecht dat de omstandigheid dat de conflicterende tekens in het Verenigd Koninkrijk vreedzaam naast elkaar bestaan, niet in aanmerking kan worden genomen als een factor die het verwarringsgevaar kan verlagen, aangezien niet is voldaan aan de voorwaarden daartoe. De vreedzame co-existentie van die tekens in het Verenigd Koninkrijk betreft immers slechts een opzichzelfstaande en zeer specifieke dienst (namelijk point-to-point communicatiediensten) en kan dus niet resulteren in een lager verwarringsgevaar voor de talrijke andere geclaimde waren en diensten. Die co-existentie heeft daarenboven niet lang genoeg geduurd om te kunnen aannemen dat zij het gevolg was van het feit dat er bij het relevante publiek geen gevaar voor verwarring bestond.

Online Casino games gedoogd in Nederland?! Online gokovereenkomst niet in strijd met de goede zeden of openbare orde

Gokker vs. Unibet International Limited, 18 maart 2015, Rechtbank Amsterdam

Uit een opmerkelijke uitspraak van de rechtbank Amsterdam blijkt dat online gokken in Nederland gedoogd wordt. Wat was er aan de hand. Een gokker had in een periode van twee jaar voor EUR 170.000,= online vergokt via casino spelen online aangeboden door Unibet.

De gokker trachtte middels een rechtszaak zijn verlies goed te maken en stelde dat de kansspelovereenkomst tussen hem en Unibet nietig, althans vernietigbaar zou zijn nu deze overeenkomst in strijd zou zijn met artikel 3:40 BW, aldus de gokker.

Online gokovereenkomst in strijd met de goede zeden of openbare orde?

Artikel 3:40:

1.Een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, is nietig

2. Strijd met een dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid van de rechtshandeling, doch, indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één der partijen bij een meerzijdige rechtshandeling, slechts tot vernietigbaarheid, een en ander voor zover niet uit de strekking van de bepaling anders voortvloeit.

3. Het vorige lid heeft geen betrekking op wetsbepalingen die niet de strekking hebben de geldigheid van de daarmee strijdige rechtsbepalingen aan te tasten.

           

Volgens artikel 1 onder a van de Wet op de Kansspelen (WoK) moet een aanbieder van kansspelen over een vergunning beschikken. Via haar website geeft Unibet gelegenheid tot het deelnemen aan kansspelen. De rechtbank is van oordeel dat Unibet over een vergunning had moeten beschikken. Hoewel Unibet in strijd met de wet heeft gehandeld leidt dit niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de kansspelovereenkomst op grond van artikel 3:40 BW. De rechtbank is namelijk van oordeel dat gelegenheid geven tot gokken via internet op de manier zoals Unibet heeft gedaan niet meer als maatschappelijk onwenselijk, illegaal of strafwaardig wordt ervaren.

Volgens de rechtbank dient vooropgesteld te worden dat er in Nederland een grote en snel groeiende markt is voor kansspelen op afstand. Volgens de rechtbank heeft de Kansspel Autoriteit (KSA), die toezicht houdt op de Nederlandse kansspelmarkt  een aantal criteria geformuleerd aan de hand waarvan wordt beoordeeld of al dan niet handhavend worden opgetreden tegen buitenlandse aanbieders zonder vergunning. Volgens de rechtbank blijkt uit een door Unibet overgelegde brief van de KSA dat de website www.unibet.com aan die criteria voldoet en dat de KSA daarom niet handhavend zal optreden.

Het wetsvoorstel tot wijziging van de WoK van 24 juli 2014 (TK 2013-2014, 33996, nr. 2) strekt er aldus de rechtbank toe dat de nadruk komt te liggen op het gebruik door consumenten van verantwoorde, betrouwbare en controleerbare aanbieders, ongeacht hun herkomst. Uit het voorgaande ontstaat naar het oordeel van de rechtbank het beeld dat deelnemen aan kansspelen op afstand maatschappelijk geaccepteerd is, dat tegen bonafide - hoewel zonder vergunning handelende - aanbieders niet wordt opgetreden en dat de wetgever zich ervan bewust is dat nadere regelgeving vereist is maar dat die tot op heden is uitgebleven. Onder deze omstandigheden kan volgens de rechtbank  niet worden volgehouden dat volgens de huidige maatschappelijke opvatting het gelegenheid bieden tot deelname aan kansspelen op afstand zonder vergunning, als maatschappelijk onwenselijk of illegaal of strafwaardig wordt gezien. Dit betekent dat het ontbreken van de vereiste vergunning volgens de rechtbank niet leidt tot vernietigbaarheid van de overeenkomst. Om dezelfde reden kan ook niet worden gezegd dat de overeenkomst in strijd zou zijn met de openbare orde of goede zeden, aldus de rechtbank.

Unibet hoeft gokverlies niet terug te betalen.

Zorgplicht voor aanbieder online casino games?

De rechtbank overweegt voorts dat op een aanbieder van kansspelen een zorgplicht jegens spelers rust die mede ziet op het voorkomen van gokverslaving of problematisch gokken. Of aan die zorgplicht is voldaan moet van geval tot geval worden beoordeeld. De rechtbank komt na weging van de specifieke omstandigheden van dit geval tot de slotsom dat niet is gebleken dat Unibet had moeten ingrijpen in het speelgedrag van de man. Unibet heeft gesteld dat zij op haar websites informeert en waarschuwt voor de risico’s van gokken, dat deelnemers zichzelf limieten kunnen opleggen of zich kunnen uitsluiten van toegang en dat zij een systeem hanteert genaamd “player safety early detection system”, waarmee zij speelgedrag analyseert. Uit de speelgegevens van  de gokker blijkt volgens Unibet van een aantal omstandigheden die juist erop duidden dat geen sprake was van problematisch speelgedrag, zogenoemde contra-indicatoren. Een daarvan is dat gokker niet tijdens de nachtelijke uren of op minder gebruikelijke tijdsstippen heeft deelgenomen aan kansspelen. Een andere contra-indicator is dat mailcontact met gokker het beeld gaf van een rustige weloverwogen klant. Verder heeft Unibet erop gewezen dat het speelgedrag van gokker betrekkelijk stabiel was, in die zin dat er wel een stijgende lijn in zijn overboekingen zat, maar geen grote pieken of dalen te zien waren en dat er evenmin sprake was van een duidelijke neiging om op onverantwoorde wijze geleden verliezen te compenseren (zoals afwijkende extreem hoge inzetten of het volledig inzetten van gerealiseerde winsten). Tot slot wijst Unibet erop dat er geen tekenen waren dat gokker met geleend geld speelde en dat hij geen gebruik had gemaakt van de mogelijkheid om zich zelf limieten op te leggen bij het spelen op de websites van Unibet. Een en ander is door gokker volgens de rechtbnank onvoldoende weersproken.

Juridisch interessant is voorts dat, alhoewel Unibet op Malta is gevestigd, en volgens de algemene voorwaarden van Unibet, Maltees recht van toepassing is en de Maltese rechter exclusief bevoegd is aangaande geschillen, de rechtbank Amsterdam zich bevoegd acht om van het geschil kennis te nemen. Voorts overweegt de rechtbank aangaande het al dan niet toepassen van Maltees recht:

"[eiser] en Unibet zijn in hun overeenkomst de toepasselijkheid van Maltees recht overeengekomen (artikel 2.11 van de algemene voorwaarden). De geldigheid en reikwijdte van deze rechtskeuze moeten worden beoordeeld aan de hand van de Verordening (EG) nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten (Rome I). Artikel 6 lid 2 van Rome I bepaalt – kort gezegd – dat bij een overeenkomst tussen een beroepsmatig handelende partij en een in Nederland wonende consument het gevolg van de rechtskeuze niet mag zijn dat de consument de bescherming verliest die de consument geniet op grond van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken volgens het Nederlands recht. Dit geldt alleen als de verkoper zijn commerciële of beroepsactiviteiten ontplooit in Nederland of dergelijke activiteiten met ongeacht welke middelen richt op verscheidene landen met inbegrip van Nederland en de overeenkomst onder die activiteiten valt."

Het vonnis van de rechtbank Amsterdam is hier te vinden.

Online gokken in Nederland gedoogd?

Wordt het aanbieden van online gokken in Nederland zonder vergunning nu gedoogd?Opmerkelijk is dat tweede kamer lid Mei Li Vos (PvdA) op 24 maart 2015 –mede naar aanleiding van het hierboven besproken vonnis van de rechtbank Amsterdam-vragen heeft gesteld aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de handhaafbaarheid van het tegengaan van het illegaal aanbieden van online kansspelen. De vragen en antwoorden zijn hier te vinden. 

Vos vraagt onder andere om een afschrift van de brief van de KSA aan Unibet. De staatssecretaris wenst die brief niet te verstrekken. Voorts wenst Vos –kort gezegd- te vernemen waarom de staatssecretaris het gedogen van het illegale aanbod in stand houdt. Het  enigszins cryptische antwoord van de staatssecretaris luidt als volgt:

“Als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie draag ik stelselverantwoordelijkheid voor het kansspelbeleid. Binnen dat stelsel heeft de kansspelautoriteit als wettelijke taken – onder andere - de verlening, wijziging en intrekking van vergunningen en het toezicht op de naleving en de handhaving van de Wet op de kansspelen. Binnen de ruimte die de wet biedt, is het aan de kansspelautoriteit om te bepalen op welke wijze zij haar wettelijke taken uitvoert. Zoals ik ook in het antwoord op vraag 3 en 4 heb aangegeven is het aanbieden van online kansspelen gericht op de Nederlandse markt op dit moment verboden en kan de kansspelautoriteit handhavend optreden tegen aanbieders die zich niet aan de Wok houden. Het is niet aan mij, als stelselverantwoordelijke voor het kansspelbeleid, om eventuele correspondentie tussen de kansspelautoriteit en individuele bedrijven of personen openbaar te maken. De kansspelautoriteit publiceert op haar website regelmatig reeds genomen sanctiebesluiten. De kansspelautoriteit laat mij desgevraagd weten een aantal aanbieders per brief te hebben geïnformeerd dat het aanbieden van online kansspelen gericht op Nederland in strijd met de Wok is. In deze brief zijn aanbieders tevens geïnformeerd over het prioriteringsbeleid. Daarbij is benadrukt dat het feit dat aanbieders niet aan de prioriteringscriteria voldoen, niet betekent dat deze aanbieders per definitie vrijgesteld zijn van handhavend optreden van de kansspelautoriteit en dus legaal zouden zijn. “ (onderstreping QM)

Als ik het goed begrijp zijn er door de KSA prioteringscriteria (door Vos gedoogcriteria genoemd) geformuleerd. Aanbieders van online kansspelen zijn klaarblijkelijk door de KSA geinformeerd dat er een prioteringsbeleid is, waarbij tevens zou zijn aangegeven dat het voldoen aan de prioteringscriteria niet per definitie betekent dat een aanbieder vrijgesteld zou zijn van handhavend optreden. Het voorgaande lijkt een “contradictio in terminis”. Immers, het formuleren van prioteringscriteria aangaande de handhaving betekent dat bepaalde vormen van online gokken wel,  en bepaalde vormen van online gokken niet, worden aangepakt.

De Kansspelautoriteit zelf is een stuk duidelijker wat betreft het al dan niet gedogen zo volgt uit een persbericht dat hier te vinden is. Volgens de KSA treedt zij handhavend op indien een aanbieder van online kansspelen aan een van de prioteringscriteria voldoet. De criteria zijn 1) een .nl site 2) of het aanbieden in de Nederlandse taal 3) of reclame maken op radio, televisie en in geprinte media. Tegen een aanbieder die aan (één van) de prioriteringscriteria voldoet, zal de Kansspelautoriteit handhavend optreden. Voordat de Kansspelautoriteit handhavend optreedt, zal ze de desbetreffende aanbieder een redelijke termijn geven om zijn reclamebeleid en website zodanig aan te passen dat hij niet meer aan de prioriteringscriteria voldoet en zodoende niet meer onder de focus van de Kansspelautoriteit valt. Past een aanbieder zijn reclamebeleid en/of website niet of niet in voldoende mate aan en voldoet hij dus nog aan (één van) de prioriteringscriteria, dan zal de Kansspelautoriteit handhavend optreden.

Mijn inziens betekent het voorgaande dat indien je als online casino game aanbieder zorgt dat je niet voldoet aan de prioteringscriteria je niet onder de focus van de Kansspelautoriteit valt, en bij gebreke aan een andere handhavende instantie, de facto gedoogd wordt.