"For the past few months I’ve been making stuff for the sole purpose of fulfilling trademark categories under EU law” (Banksy)

Het EU merk van Banksy voor een van zijn beroemdste kunstwerken (“flower thrower”) is ongeldig verklaard door het door de Nietigheidsafdeling (Cancellation Division) van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (de ‘EUIPO’). De “flower thrower” is door Banksy voor het eerst door middel van graffiti aangebracht op een garage in Jeruzalem in 2005. Het bedrijf van Banksy (Pest Control Limited) heeft in 2014 het merk ingeschreven in het register van de EUIPO.

       Banksy – Love Is In The Air, Flower Thrower, 2005, Ash Salon Street, Bethlehem,  West Bank, photo: 

         CC BY  2.0 by jensimon7

Inroepen van de nietigheid “Flower thrower” merk

In 2019 startte ansichtkaarten producent Full Colour een nietigheidsactie bij het EUIPO. Volgens Full Colour was het EU “flower thrower” merk nietig omdat Pest Control limited het merk “te kwader trouw” zou hebben geregistreerd (art. 59 (1) b EUTMR. Ook zou het merk elk onderscheidend vermogen ontberen (art. 7 (1) (b) EUTMR. Tenslotte zou het merk uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (art. 7 (1) (c) EUTMR, aldus Full Colour.

Volgens Full colour is het merk te kwader trouw aangevraagd. Full Colour voert de volgende argumenten aan. De “flower thrower” betreft een graffiti werk betreft dat in de publieke ruimte is aangebracht, vrij kan worden gefotografeerd en zo door het publiek is verspreidt. Banksy moedigde de verspreiding van het werk aan. Hi-res afbeeldingen van het werk waren via de website van Banksy te downloaden. Banksy stimuleerde het publiek het werk te gebruiken zoals het publiek dat wilde. Banksy schreef in zijn boek “Wall and Piece” (op de cover van dit boek staat de “flower thrower” afgebeeld) “copyright is for losers” en dat het publiek moreel en juridisch vrij moet zijn om werken die aan het publiek worden opgedrongen te reproduceren, veranderen of anderszins te gebruiken. 

Volgens Full Colour wist Banksy ook ten tijde van het aanvragen van het EU merk “flower thrower” dat het werk “flower thrower” op grote schaal werd gebruikt door een groot aantal partijen voor allerlei goederen zonder dat er een commerciële band bestaat tussen Banksy en deze partijen. Volgens Full Colour gebruikt Banksy het merk niet als merk, en wordt het niet gebruikt voor door Banksy op de markt gebrachte goederen of diensten. De enige reden waarom Banksy het EU merk aangevraagd zou hebben, aldus Full Colour, is om het werk dat het merk vormt (“flower thrower”) via het merkenrecht tot in oneindigheid te monopoliseren. Het merkenrecht kan immers tot in oneindigheid verlengd worden, terwijl het auteursrecht slechts tot 70 jaar na de dood van de maker geldt. 

Pest Control Limited (de merkhouder) stelt dat de Full Colour niet heeft aangetoond dat er van kwade trouw aan de kant van Pest Control Limited sprake zou zijn. Volgens Pest Control Limited zou hetgeen Banksy heeft gezegd of heeft gedaan de wet niet veranderen en hem of Pest Control Limited niet verbieden om rechten te claimen en bescherming te zoeken die de wet nu eenmaal biedt. Zou dit anders zijn dan zou dat onder meer in strijd zijn met de beginselen van vrijheid van meningsuiting en gelijkheid voor de wet op grond van respectievelijk de artikelen 11(vrijheid van meningsuiting en informatie) en 20 (Eenieder is gelijk voor de wet) van het Handvest van de grondrechten van de EU. Pest Control Limited haalt overweging 83 uit het Arrest van het Hof van Justitie EU (HcJ-EU)  (C-488/16 P) Neuschwanstein aan om te betogen dat zelfs bij het inschrijven van een merk met als doel een concurrent die een overeenstemmend teken gebruikt oneerlijk te beconcurreren, niet kan worden uitgesloten dat de aanvrager van het merk toch een legitiem doel nastreeft. Het HvJ-EU overwoog:

“83. In dat arrest, waarnaar het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest verwijst, heeft het Hof immers met betrekking tot de bedoeling van de aanvrager op het tijdstip van indiening van een Uniemerkaanvraag in wezen geoordeeld dat zelfs in het geval waarin hij een teken aanvraagt met als enige bedoeling, een concurrent die een overeenstemmend teken gebruikt oneerlijk te beconcurreren, niet kan worden uitgesloten dat de aanvrager met de inschrijving van dit teken een legitiem doel nastreeft. Het Hof heeft gepreciseerd dat dit onder meer het geval kan zijn wanneer de aanvrager op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag weet dat een derde – een nieuwkomer op de markt – van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager doet besluiten om dit teken te doen inschrijven teneinde het gebruik van deze presentatie te beletten (arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punten 47‑49). Derhalve vloeit uit dat arrest niet voort dat de beoordeling van de kwade trouw noodzakelijkerwijs moet berusten op de middelen die zijn aangewend om een dergelijk doel te bereiken.”

Ook haalt Pest Control overwegingen 74 t/m 78 van het SKY arrest aan van 29 januari 2020 (HvJ-EU C371/18 SKY) om te betogen dat de kwade trouw van de aanvrager niet kan worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten. Hieronder de overwegingen 74 t/m 78 uit het SKY arrest:

74. Het Hof heeft reeds geoordeeld dat, naast het feit dat het begrip „kwade trouw” overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat er sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk, bij de uitlegging ervan rekening moet worden gehouden met de bijzondere context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer. In dit verband beogen de regels inzake het Uniemerk in het bijzonder bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie, waarin elke onderneming, teneinde haar clientèle aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk moet kunnen inschrijven die de consument in staat stellen deze waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C 104/18 P, EU:C:2019:724, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

75. Zo is de absolute nietigheidsgrond van artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 2, onder d), van de Eerste richtlijn van toepassing wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een Uniemerk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de in het voorgaande punt van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte wezenlijke functie van herkomstaanduiding (arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C 104/18 P, EU:C:2019:724, punt 46).

76. Het is juist dat de aanvrager van een merk op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag of van het onderzoek ervan, niet verplicht is aan te duiden en zelfs niet precies hoeft te weten hoe hij dat aangevraagde merk zal gebruiken, en dat hij beschikt over een termijn van vijf jaar om een begin te maken met een daadwerkelijk gebruik dat strookt met de wezenlijke functie van het merk [zie in die zin arrest van 12 september 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C 541/18, EU:C:2019:725, punt 22].

77. Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 109 van zijn conclusie, kan de inschrijving van een merk zonder dat de aanvrager enig voornemen heeft het te gebruiken voor de aangeduide waren en diensten evenwel kwade trouw opleveren omdat de merkaanvraag dan niet gerechtvaardigd is in het licht van de doelstellingen van verordening nr. 40/94 en de Eerste richtlijn. Er kan echter slechts van een dergelijke kwade trouw worden gesproken wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk.

78. De kwade trouw van de aanvrager kan dus niet worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten.

Banksy had sinds de ingestelde nietigheidsactie niet stil gezeten. Banksy opende in oktober 2019 een winkel in Croydon, Zuid Londen met de naam “GrossDomesticProduct” . 

        Copyright: Gary Etchell

De winkel had als doel kunstwerken van Banksy te verkopen. De winkel was niet toegankelijk voor het publiek. De kunstwerken waren zichtbaar door het raam van de winkel en konden vervolgens online (https://shop.grossdomesticproduct.com/ )worden aangeschaft. Banksy hanteerde daarbij een controle procedure waarbij potentiële kopers moesten verklaren de gekochte werken niet door te verkopen en ze geen kunsthandelaren waren. 

In “the Guardian” van 1 oktober 2019 gaf Banksy aan wat de reden voor het openen van de winkel was

“possibly the least poetic reason to ever make some art” – a trademark dispute.

“A greetings card company is contesting the trademark I hold to my art,” 

“And attempting to take custody of my name so they can sell their fake Banksy merchandise legally.”

“Sometimes you go to work and it’s hard to know what to paint, but for the past few months I’ve been making stuff for the sole purpose of fulfilling trademark categories under EU law,” the artist said, admitting the subject matter is “not a very sexy muse”.

Banksy wilde het merkenrecht geschil naar zijn hand zetten door voor elke klasse waarvoor hij het “flower thrower” merk heeft geregistreerd producten te maken en te verkopen. Zo heeft Banksy onder andere kinderspeelgoed gemaakt waarbij houten migranten poppetjes in een vrachtwagen worden geladen. Een ander product is een steekvest met daarop de Engelse vlag (dit vest werd door Stormzy gedragen op Glastonbury 2019). Het idee is dat de producten met gebruikmaking van het “flower thrower” merk worden verkocht. Banksy wil zo voorkomen dat EUIPO oordeelt dat hij, althans zijn bedrijf Pest Control Limited, het merk niet als merk heeft gebruikt. 

Het speelgoed dat Banksy heeft gemaakt voor klasse 28 (speelgoed)

        

        Copyright; Banksy/PA

Beslissing

De Cancellation Division legt uit dat het begrip “aanvrager” (van een merk) in artikel 59 (1) b EUTMR zo moet worden begrepen als zijnde de persoon die een merk in eigen naam (voor zichzelf) aanvraagt alsook elke persoon die een gevolmachtigde instrueert om in eigen naam (de naam van de gevolmachtigde) een merk aan te vragen, terwijl die gevolmachtigde op basis van een afspraak tussen volmachtgever en gevolmachtigde handelt in het belang van de volmachtgever. De Cancellation Division overweegt dat Pest Control Limited de vertegenwoordiger is van Banksy, waarschijnlijk omdat Banksy anoniem wil blijven, en dat daarom de merkinschrijving van het EU merk “flower thrower.” in het belang van Banksy is gedaan.

De Cancellation Division merkt op dat het doel van een handelsmerk is om consumenten in staat te stellen de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten te identificeren en deze waren of diensten te onderscheiden van die van andere bedrijven.

De Cancellation Division overweegt in lijn met HvJ-EU Koton van 12 september 2019 (C-104/18 P) dat er sprake is van een registratie te kwader trouw wanneer uit relevante en consistente aanwijzingen blijkt dat de houder van een EU merk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding.

Het EUIPO oordeelde dat Pest Control Limited niet heeft aangetoond een geldige reden te hebben om het merk aan te vragen. Volgens Pest Control Limited zou een geldige reden voor de merkinschrijving o.a. daaruit bestaan dat Banksy -nu Banksy anoniem wenst te blijven- niet ongeregistreerde merkrechten en auteursrechten zou kunnen handhaven. Het verkrijgen van een merkinschrijving via Pest Control Limited om zodoende merkrechten te kunnen handhaven zou een legitiem doel zijn van de EU merkinschrijving en niet doelen op een merkinschrijving te kwader trouw, aldus Pest Control Limited. 

De Cancellation division van het EUIPO is het niet eens met de de stelling van Pest Control Limited en overweegt:

“Banksy heeft er voor gekozen om anoniem te blijven en om graffiti aan te brengen op andermans eigendom zonder daar toestemming voor te hebben, in plaats van om op canvas te verven of op zijn eigen eigendommen. Banksy heeft er ook voor gekozen om erg uitgesproken te zijn voor wat betreft zijn minachting voor intellectuele eigendomsrechten, alhoewel Banksy zijn aversie tegen intellectuele eigendomsrechten zeker niet zorgt voor de nietigheid van legitiem verkregen auteurs- en merkrechten. Onderstreept dient te worden dat een belangrijk punt is dat niet met zekerheid gezegd kan worden dat Banksy de eigenaar is van de werken (waaronder “flower thrower”) nu zijn identiteit verborgen is. Ook kan niet vastgesteld worden dat Banksy auteursrechten kan doen gelden met betrekking tot een graffiti. Het bestreden merk was aangevraagd zodat Banksy juridische rechten op het teken (dat als merk werd geregistreerd) zou krijgen omdat hij geen beroep kon doen op auteursrechten, maar het voorgaande is geen functie van een merk. Daarom kan het inschrijven van een merk niet gebruikt worden om zulke rechten te handhaven, welke rechten niet bestaan, of welke rechten niet bestaan voor de persoon die ze zegt te hebben. "

De Cancellation Division overwoog eerder al dat kan worden betoogd dat het werk “flower thrower” niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt omdat het is aangebracht zonder toestemming van de eigenaar van de muur waarop het is gespoten. Volgens de Cancellation Division zou het ook zo kunnen zijn dat aangenomen moet worden dat het auteursrecht op “flower thrower” is gegeven aan de eigenaar van de muur waarop het werk is gespoten. 

De Cancellation Division concludeert dan dat Banksy nooit de intentie heeft gehad om het merk daadwerkelijk te gebruiken voor de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd, op het moment dat hij het merk heeft aangevraagd (welk moment volgens de Cancellation Division het relevante moment is om de intenties van Banksy te beoordelen). Banksy begon het merk pas te gebruiken nadat de nietigheidsactie was ingesteld en het gebruik door Banksy was alleen om EU merkenrecht bepalingen te omzeilen, zoals Banksy ook zelf aangaf, aldus de Cancellation Dvision. 

Deze acties van Banksy zijn volgens de Cancellation Division in strijd met de eerlijke handelsgebruiken. De acties van Banksy zouden volgens de Cancellatio Division duidelijk maken dat het Banksy er om te doen was om een exclusief recht te verkrijgen voor doeleinden anders dan die worden gedekt door de functies van een merk.

De Cancellation Division oordeelt dat de nietigheidsactie succesvol is en dat de merkinschrijving nietig dient te worden verklaard voor alle waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Nu de nietigheidsactie succesvol is op basis van “te kwader trouw” heeft de Cancellation Division de overige aangevoerde gronden (artikelen 7 (1) (b) en (c) EUTMR niet beoordeeld.

Commentaar

Het begrip “te kwader trouw” lijkt in deze uitspraak nogal te worden opgerekt. Wanneer we er van uit gaan dat Banksy auteursrechthebbende is op de “flower thrower” afbeelding (en ik zie geen reden om daar niet van uit te gaan), en het duidelijk is dat derden de afbeelding -zonder toestemming van Banksy- commercieel exploiteren is het niet raar om deze afbeelding middels een merkrecht te willen beschermen. Alle uitspraken van Banksy aangaande “copyright is for losers” lijken mij niet ter zake doende. 

Dat het doel van de inschrijving van Banksy volgens de Cancellation Division zou zijn om (toch) een recht te verkrijgen nu de weg naar auteursrecht zou zijn afgesloten komt mij gekunsteld over. 

Dat Banksy via zijn bedrijf een merk inschrijft om rechten te handhaven lijkt mij nu juist de bedoeling van een merkrecht. Dat Banksy middels het EU merk rechten zou willen handhaven die niet worden gedekt door de functies van het merk, zoals de Cancellation Division stelt, acht ik onnavolgbaar. Immers, je kunt geen rechten handhaven die je niet hebt. Banksy zou het EU merk dan ook alleen kunnen gebruiken waarvoor het bedoeld is; optreden tegen derde partijen die zonder zijn toestemming het EU merk gebruiken voor waren en/of diensten waarvoor het EU merk is geregistreerd.

Dat Banksy het merk niet meteen daadwerkelijk heeft gebruikt duidt mijns inziens niet op een depot te kwader trouw. Immers, het komt in de praktijk heel vaak voor dat een merk eerst wordt gedeponeerd alvorens het wordt gebruikt. Al is het alleen maar om te voorkomen dat een derde partij het merk inschrijft nadat het is gebruikt. 

Hoe dan het openen van de “GrossNationalProduct” store waarin producten werden verkocht die vallen in de waren categorieën van de EU merkingschrijving nadat de nietigheidsactie is gestart te wegen?

Uiteraard kun je je afvragen of Banksy deze winkel zou zijn begonnen en de goederen had geproduceerd indien Full Colour geen nietigheidsactie zou zijn gestart. Echter, om hier nou in te lezen dat Banksy nooit van plan zou zijn geweest om het merk te gebruiken lijkt mij een stap te ver. Mijns inziens mag ervan uit worden gegaan dat wanneer een merk wordt aangevraagd de intentie bestaat dat merk op enig moment te gebruiken. Zeker tegen de achtergrond dat een nietigheidsactie wegens non-usus pas kan worden ingesteld indien een merk > 5 jaar na registratie niet normaal wordt gebruikt. 

Dat Banksy stelt alleen producten te verkopen om de EU merkenrecht regels te omzeilen acht ik niet zo relevant. Het is niet ongebruikelijk dat kunst in relatief kleine oplages worden verkocht. Een winkel die niet toegankelijk is, maar waar mensen wel naar binnen kunnen kijken om vervolgens online een product aan te schaffen dat zij in de winkel etalage hebben gezien lijkt mij een creatieve manier om een markt van kunstliefhebbers te bedienen. De EU merkenrecht regels worden dan niet omzeild maar juist gevolgd. Dit los van wat Banksy daar zelf over heeft te zeggen.

Merkwaardige overweging Cancellation Division over auteursrecht

Het komt mij voor dat de Cancellation Division zichzelf op het verkeerde spoor heeft gezet door te overwegen dat het heel wel mogelijk is dat Banksy geen auteursrechten op het werk zou doen kunnen gelden nu het om een (illegaal aangebrachte) graffiti gaat (en dat Banksy daarom dan via de merkenrechtelijke weg bescherming van het werk zoekt). Het maakt voor auteursrechtelijke bescherming niet uit of een werk al dan niet illegaal is aangebracht. Het gaat er om dat Banksy kan aantonen maker te zijn van het werk. Het bewijs daarvan is vrij. Dit zou Banksy bijvoorbeeld kunnen doen door een video te laten zien van het aanbrengen van de graffiti. Ook zou Banksy (objectief gedateerde) ontwerpen voor het kunstwerk kunnen tonen. 

Overigens ook al zou Banksy geen auteursrechten hebben op het flower thrower ontwerp en/of zou de reden van Banksy dan nog valt moeilijk in te zien waarom de merkinschrijving te kwader trouw zou zijn. Alleen wanneer Banksy willens en weten andermans werk als merk zou inschrijven, om bijvoorbeeld van de goodwill geassocieerd met dat werk te willen profiteren zou dit m.i. anders zijn. 

Het komt mij voor dat het publiek indien het wordt geconfronteerd met een kunstwerk dat is gemerkt met de “flower thrower” afbeelding zal menen dat dit kunstwerk afkomstig is van Banksy en/of een aan Banksy gerelateerd bedrijf. Het lijkt mij juist in het belang van het publiek dat Banksy en/of zijn bedrijf op basis van een EU merkrecht zou kunnen optreden tegen partijen die -zonder toestemming van Banksy- producten op de markt brengen die zijn gemerkt met de “flower thrower”, maar geen commerciële band met Banksy en/of zijn bedrijf hebben.

Zou Banksy /Pest Control Limited de zaak hebben gewonnen (hetgeen nu niet het geval is, maar Pest Control Limited zou nog in hoger beroep kunnen gaan) en een geldig EU ‘flower thrower” merk hebben, dan is het nog maar de vraag of Pest Control Limited zou kunnen optreden tegen het gebruik dat Full Colour van de “Flower thrower” afbeelding maakt. Immers, het is nog maar zeer de vraag of er sprake is van merkgebruik door Full Colour.

Quirijn Meijnen

Zie ook over Banksy:

http://www.quirijnmeijnen.nl/2015/04/damien-hirst-bombay-mix-spot-painting.html

Fotograaf en Auteursrecht, checklist schadevergoeding auteursrecht

-->

Veel fotografen nemen contact met mij op omdat zij willen optreden tegen het gebruik van een foto op een website, Facebook, Instagram of andere social media. Opvallend is dat veel fotografen denken dat gebruik op social media is toegestaan, maar gebruik op een “gewone” website niet. Ook hoor ik vaak dat er toch niets tegen het gebruik te doen valt omdat het om een, al dan niet “embedded” link gaat. Hieronder een checklist om uit te maken of je kunt optreden tegen het zonder toestemming gebruik maken van je foto en of je een schadevergoeding kunt vragen.

1.     De eerste en belangrijkste vraag: ben je maker van de foto? Met andere woorden heb je de foto daadwerkelijk zelf genomen. Ook een “still” of “freeze frame” uit een door jezelf gemaakte video geldt als een foto.

2.     Als je de foto niet zelf gemaakt hebt, kun je mogelijk toch optreden tegen het zonder toestemming geplaatst zijn van een foto. Dit kan omdat je een licentie (toestemming) hebt van de fotograaf om op te treden. Ook kan het dat je de auteursrechten op een foto overgedragen hebt gekregen. Voor overdracht van auteursrecht is een akte nodig (art. 2 Auteurswet). Auteursrechten worden ook onder algemene titel overgedragen (je kan dus auteursrechten erven).

3.     Heeft de foto een eigen oorspronkelijk karakter en draagt de foto het persoonlijke stempel van de maker. Met andere woorden is de foto  niet ontleend aan een andere foto (geen kopie) en is de foto voldoende origineel. Een foto zal al snel voldoende origineel zijn, in de zin dat de foto voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt omdat een fotograaf bij het maken van een fotot een groot aantal creatieve keuzen maakt (de hoek waaronder de foto wordt gemaakt, belichting, scherptediepte, kleurgebruik, nabewerking, etc.). Het is een misverstand dat zgn. “productfoto’s” niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zouden kunnen komen. Ook bij het maken van productfoto’s maakt een fotograaf een groot aantal creatieve keuzes. Het is immers mogelijk om producten op zeer verschillende wijzen te fotograferen.

4.      Is de foto die is gebruikt op een blog, website, social media niet “eigenlijk” (ook) een link. Wanneer de foto een zgn. “embedded’ link is, en verwijst naar een website (plek op het internet) waar jouw foto met toestemming is geplaatst, dan is het niet mogelijk om op te treden tegen het gebruik van die foto op grond van het auteursrecht. Het voorgaande is bijvoorbeeld het geval wanneer je bijvoorbeeld de Volkskrant toestemming hebt gegeven om je foto te gebruiken, en iemand anders linkt naar die foto op de website van de Volkskrant. Mocht de foto (embedded) in een volstrekt andere context worden gebruikt dan kan dat gebruik –onder omstandigheden- onrechtmatig zijn. Zie ook het GeenStijl arrest.

5.     Is er geen sprake van een (embedded) link en heb je geen toestemming gegeven voor het gebruik van de foto dan is er in principe sprake van inbreuk op je auteursrecht. Indien ook je naam als fotograaf niet is vermeld dan is er ook sprake van inbreuk op je persoonlijkheidsrechten (het recht op naamsvermelding).

6.     Check altijd of er niet sprake kan zijn van een uitzondering op het auteursrecht. De belangrijkste (en ook meest aangevoerde uitzondering) is het citaatrecht. Wanneer bijvoorbeeld een tentoonstelling wordt gehouden over door jouw gemaakte foto’s mag een krant/blog één van die foto’s afdrukken om de tentoonstelling te bespreken. Wanneer een foto zelf onderdeel is van een maatschappelijk debat, mag die foto worden gebruikt (geciteerd). Wel dient altijd je naam als fotograaf genoemd te worden en de bron waaruit is geciteerd (bijv. Bron: De Volkskrant en naam fotograaf).

7.      Een citaat is niet altijd een toegelaten citaat. Te pas en te onpas wordt het citaatrecht ingeroepen om gebruik zonder toestemming van de fotograaf van een foto te rechtvaardigen. Echter, wanneer een citaat de normale exploitatie van de fotograaf aantast is het niet toegestaan om de foto te citeren. Het voorgaande zal vooral het geval zijn wanneer het formaat van de gebruikte foto in geen verhouding staat tot het begeleidende artikel, en de foto vooral als “versiering” van het artikel dient. Let op! Ook al zou er sprake zijn van een –in beginsel- toegelaten citaat, dan dient wel nog steeds de naam van de fotograaf genoemd te worden alsook de bron waaruit de foto is overgenomen. Heeft er geen naamsvermelding plaatsgevonden dan gaat een beroep op het citaatrecht niet op. In uitzonderlijke gevallen, waarbij een grondrecht zoals de uitingsvrijheid in het geding is, hoeft bij een citaat de naam van de fotograaf niet genoemd te worden. Bij een beroep op het citaatrecht dient de geciteerde foto zelf onderwerp te zijn van het artikel waarbij de foto is geplaatst (het is dus niet voldoende dat op de foto bijvoorbeeld Lady Gaga staat, en het artikel over Lady Gaga gaat).

8.     Er bestaat geen standaardvergoeding voor het zonder toestemming gebruik maken van een foto. In de rechtspraak wordt veelal aangesloten bij de vergoeding die de fotograaf had kunnen krijgen indien toestemming was gevraagd/een licentie was verleend, zijnde de “normale” licentie vergoeding. Factoren die van belang zijn om een licentievergoeding vast te stellen zijn:

-       exclusiviteit van de foto;

-       statuur van de fotograaf;

-       onderwerp van de foto;

-       medium dat de foto gebruikt; en

-       vergoeding die de fotograaf in het verleden voor soortgelijke foto’s heeft ontvangen.

9.     Bovenop de “normale” vergoeding wordt veelal een opslag toegepast tussen de 25 en 100%. Dit omdat er een prikkel moet zijn voor media/websites, etc. om vooraf toestemming te vragen voor het gebruik van de foto. Ook het niet vermeld zijn van de naam van de fotograaf kan aanleiding zijn om een hogere vergoeding te vragen (en te krijgen).  

10.    In beginsel dien je als fotograaf voor elk gebruik van je foto toestemming te verlenen. Het maakt niet uit of je foto op Facebook wordt gebruikt, voorbijkomt op Twitter of in een boek verschijnt.

11.   Ben je van mening dat een medium onterecht gebruikt maakt van je foto stuur ze dan een brief waarin je vraagt om de foto te verwijderen en verwijderd te houden en maak aanspraak op een schadevergoeding. Zorg er altijd voor dat voordat je actie onderneemt je goed het gebruik vastlegt, zodat je achteraf kunt bewijzen hoe en waar de foto is te bewijzen. Voor wat betreft gebruik op het internet heeft het aanbeveling om een screenshot te maken van de pagina en de pagina op te slaan, zodoende kun je achteraf aantonen dat er bijv. geen sprake was van een embedded link (alhoewel de bewijslast daarvan bij het medium ligt).

12.   Tenslotte. Portretrecht is iets anders dan het auteursrecht op een foto. Ik bedoel daarmee dat wanneer een foto commercieel gebruikt wordt zowel het portretrecht (het recht van de geportretteerde (degene die op de foto staat)) als het auteursrecht geregeld moet zijn. Het voorgaande betekent dat wanneer je –bijv. via een stockbureau- de auteursrechten hebt geregeld je ook altijd zult moeten checken of het portretrecht is geregeld (dien je te regelen met de geportretteerde). Als fotograaf kun je het portretrecht dus niet regelen!! Dat kan alleen degene die op de foto staat afgebeeld.

Amsterdam, 10 november 2016
 Quirijn Meijnen, advocaat

SKYPE geen geldig Europese Unie merk, verwarringsgevaar met SKY merk van British Sky Broadcasting Group

In het kort: Skype had in 2004 en 2005 SKYPE als Europees woord- beeldmerk aangevraagd. De British Sky Broadcasting Group had meteen bezwaar aangetekend tegen de aanvraag (oppositie ingesteld). Het Gerecht van de Europese Unie heeft nu geoordeeld dat de oppositie van SKY gegrond is. Skype kan nog in hoger beroep bij het Hof van Justitie EU. Microsoft kocht Skype in 2011 voor 8,5 miljard euro (toen de discussie aangaande de geldigheid van het Skype merk als speelde. Het is voor Microsoft te hopen dat ze bij de overname een regeling hebben opgenomen aangaand de geldigheid van het merk. Immers, de technologie van Skype is niet zo vernieuwend, de waarde van het bedrijf zit vooral in de bestaande gebruikers en het merk. 

Hieronder uit het persbericht van het Gerecht van de Europese Unie: 

In 2004 en 2005 heeft de onderneming Skype het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) verzocht om inschrijving van het beeld- en het woordteken SKYPE als gemeenschapsmerk voor audiovisuele apparatuur, telefonie- en fotografieproducten en voor informaticadiensten in verband met software of met het creëren en hosten van websites.

In 2005 en 2006 heeft de onderneming British Sky Broadcasting Group, het huidige Sky en Sky IP International, oppositie ingesteld op grond dat er verwarringsgevaar bestond met haar gemeenschapswoordmerk SKY, dat in 2003 was gedeponeerd voor dezelfde waren en diensten.

Aangevraagd beeld-/woordteken                                                         Oppositiewoordmerk

/ SKYPE                                        SKY

Bij beslissingen van 2012 en 2013 heeft het BHIM de oppositie toegewezen, waarbij het in wezen heeft vastgesteld dat er verwarringsgevaar bestond tussen de conflicterende tekens wegens met name hun gemiddelde mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming, en dat niet was voldaan aan de voorwaarden om vast te kunnen stellen dat dit risico was verminderd. Skype verzoekt het Gerecht van de Europese Unie om vernietiging van die beslissingen.

Met zijn arresten van vandaag verwerpt het Gerecht de beroepen van Skype en bevestigt het aldus dat er verwarringsgevaar bestaat tussen het beeld- en het woordteken SKYPE en het woordmerk SKY.

Wat de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, bevestigt het Gerecht dat de klinker „y” niet korter wordt uitgesproken in de term „skype” dan in de term „sky”. Bovendien blijft de term „sky”, die behoort tot de basiswoordenschat van de Engelse taal, duidelijk herkenbaar in het woord „skype”, niettegenstaande het feit dat deze laatste term in één woord wordt geschreven. Ten slotte is het zeer wel mogelijk dat het relevante publiek het element „sky” in de term „skype” herkent, ook al heeft het overblijvende element „pe” geen eigen betekenis.


Bovendien doet de omstandigheid dat in het aangevraagde beeldteken het woordelement „skype” wordt omgeven door een rand die is uitgeknipt in de vorm van een wolk of van een tekstballon, niet af aan de gemiddelde mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming. Vanuit visueel oogpunt benadrukt het beeldelement immers slechts het woordelement en wordt het dus slechts opgevat als louter een rand. Vanuit fonetisch oogpunt kan het figuratieve element in de vorm van een rand geen auditieve indruk oproepen, die nog steeds uitsluitend wordt bepaald door het woordelement. Ten slotte wordt op het begripsmatige vlak met het beeldelement geen enkel begrip overgebracht, behoudens eventueel dat van een wolk, hetgeen het dan nog waarschijnlijker zou kunnen maken dat het element „sky” wordt herkend binnen het woordelement „skype”, aangezien wolken zich „in de lucht” bevinden en dus gemakkelijk in verband kunnen worden gebracht met de term „sky”.

Wat het argument betreft dat de tekens „skype” een hoog onderscheidend vermogen zouden hebben omdat zij bekend zijn bij het publiek, verklaart het Gerecht dat er zelfs indien de term „skype” een eigen betekenis zou hebben gekregen, ter identificatie van de door de onderneming Skype geleverde telecommunicatiediensten, sprake zou zijn van een generieke, en dus voor dat soort diensten beschrijvende term.

Ten slotte bevestigt het Gerecht dat de omstandigheid dat de conflicterende tekens in het Verenigd Koninkrijk vreedzaam naast elkaar bestaan, niet in aanmerking kan worden genomen als een factor die het verwarringsgevaar kan verlagen, aangezien niet is voldaan aan de voorwaarden daartoe. De vreedzame co-existentie van die tekens in het Verenigd Koninkrijk betreft immers slechts een opzichzelfstaande en zeer specifieke dienst (namelijk point-to-point communicatiediensten) en kan dus niet resulteren in een lager verwarringsgevaar voor de talrijke andere geclaimde waren en diensten. Die co-existentie heeft daarenboven niet lang genoeg geduurd om te kunnen aannemen dat zij het gevolg was van het feit dat er bij het relevante publiek geen gevaar voor verwarring bestond.

Google adwords, key word insertion, het gebruik van het merk van een concurrent als Adword. Wat is toegestaan?

Google adwords en gebruik van het merk van een concurrent als Adword

Google Doodle Raymond Loewy

De grootste nachtmerrie voor ondernemers is om niet op internet gevonden te kunnen worden. Dat is natuurlijk ook een ramp: website op orde, leuke producten of diensten, maar geen bezoekers. Hoe lok je bezoekers naar je website? Veel ondernemers gebruiken “Google adwords”. Je betaalt dan een bedrag (dat tot vele euro’s per klik kan oplopen) aan Google wanneer bezoekers op jouw advertentie klikken. Wordt gezocht op “bloemen bezorgen”, dan toont Google eerst de “Google shopping” resultaten, dan volgen daaronder, en rechts op het scherm de betaalde advertenties. Het bedrijf Fleurop komt het hoogste in de natuurlijke zoekresultaten.

Al snel kwamen er gewiekste ondernemers die het merk van de concurrent als adword kochten. Zoek je bijvoorbeeld op “fleurop”, dan verschijnt een advertentie van “Topbloemen.nl” (een concurrent van Fleurop). Overigens heeft Fleurop ook zelf het adword “fleurop” gekocht (en waarschijnlijk meer betaald), want de advertentie van Fleurop verschijnt boven die van “Topbloemen.nl”.

Mag je het merk van je concurrent als Google adword gebruiken?

Op zich zelf geeft het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom alsook de merkenverordening (2008/95/EU) de houder van een merk  het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van dat merk in het economisch verkeer.

Echter, al in 2010 heeft het Europese Hof van Justitie vastgesteld dat het gebruik van andermans merk als Adwords is toegestaan mits de herkomstfunctie van het werk niet wordt aangetast, en er geen sprake is van verwarring. Ik schreef daar in 2010 het artikel Gebruik van andermans merk als Google adword over 

Ja, dat mag!

Het is inmiddels vast staande jurisprudentie dat dat concurrenten elkaars merken mogen gebruiken. Alleen op het moment dat verwarring bij het internet publiek wordt gecreëerd, is sprake van merkinbreuk. Verwarring wordt door de rechter aangenomen wanneer het voor de gemiddelde internetgebruiker lastig is om te zien van wie een advertentie afkomstig is. Naast het feit dat geen verwarring gecreeerd mag worden, mag in een een advertentie (die verschijnt nadat het merk van een concurrent  als Google adword is gebruikt) geen afbreuk worden gedaan aan de reputatie van het (bekende) merk, mag geen ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit, of afbreuk worden gedaan aan, het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk.

Het komt er op neer dat je het merk van een concurrent mag gebruiken als Google adword om een alternatief product aan te bieden. Het voorgaande volgt uit Hof van Justitie  van de Europese Unie van 22 september 2011 inzake Interflora (C-323/09, hierna: Interflora).

“57 Het enkele feit dat het gebruik door een derde van een aan een merk gelijk teken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, de houder van dit merk verplicht om grotere reclame-inspanningen te leveren om de bekendheid van dit merk bij de consument te behouden of te verhogen, volstaat hoe dan ook op zich niet om te concluderen dat afbreuk aan de reclamefunctie van dat merk wordt gedaan. In dit verband dient te worden benadrukt dat het merk weliswaar een essentieel onderdeel vormt van het stelsel van onvervalste mededinging dat het recht van de Unie tot stand wil brengen (zie onder meer arrest van 23 april 2009, Copad, C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punt 22), maar dat het de merkhouder niet beoogt te beschermen tegen praktijken die inherent zijn aan de vrije mededinging.

58 Reclame op internet op basis van trefwoorden die overeenkomen met merken, vormt een dergelijke praktijk, aangezien deze reclame er in de regel louter toe strekt, internetgebruikers een alternatief voor de waren of diensten van de houders van die merken te bieden (zie dienaangaande arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 69).”

Wat gaat er in de praktijk mis wanneer het merk van de concurrent als Google adword wordt gebruikt?

·       Uit de advertentie blijkt niet van wie de advertentie afkomstig is (hetgeen tot verwarring leidt, wat niet mag). Dit is eenvoudig op te lossen door de naam van de adverteerder te noemen in de advertentie (of de URL)

·       Het (bekende) merk van de concurrent wordt in de advertentie genoemd of staat in de URL (hetgeen makkelijk tot verwarring leidt, wat niet mag). Let op het noemen van het (bekende) merk mag wel indien de producten (al dan niet tweedehands) worden verkocht door de adverteerder.

·       Het slechts zeer beperkt of niet op voorraad hebben van de producten, maar toch het merk van de concurrent in de advertentie gebruiken mag niet (zgn. “bait and switch”).

Hoe wordt omgegaan met “key word’ insertion?

Bij “key word insertion” koopt een adverteerder een keyword (bijvoorbeeld “auto”). Wanneer een internetgebruiker op “Volkswagen auto” zoekt, dan laat Google in de advertentie van degene die het keyword auto heeft gekocht de zoekopdracht “Volkswagen auto?” terugkomen. De vraag is nu of dat mag. Recent is een zaak bij de rechter geweest waarin “keyword insertion” aan de orde was.

Het ging om de volgende advertentie die verscheen na het intoetsen van “Luminus lichtstraat”:

Zoals is te zien verscheen een advertentie voor Luxlight. Luxlight had het keyword “lichtstraat” gekocht, welk keyword, aangevuld met de zoekopdracht, terugkwam in de advertentie. Op het eerste gezicht enigzins verwarringwekkend. Immers, de internetgebruiker zou kunnen menen dat Luxlight lichtstraten van Luminus aanbiedt, hetgeen niet het geval is. Echter, de voorzieningenrechter denkt daar anders over – na eerst overwogen te hebben dat er uberhaupt geen sprake is van merkgebruik door Luxlight nu het Google is dat het merk “Luminus” invult, en niet Luxlight (was op “Volkswagen lichtstraat gezocht, dan had in de advertentie “Volskwagen lichtstraat?” gestaan- overweegt de voorzieningenrechter in zijn vonnis dat:

“4.6(…)Maar ook in het geval dat wel sprake zou zijn van gebruik van het adword LUMINUS, geldt dat de door Google getoonde advertentie duidelijk verwijst naar Luxlight, zodat geen sprake is van enige verwarring van de internetgebruiker met betrekking tot de onderneming achter de advertentie. Het onderscheidend vermogen van het merk wordt daardoor immers niet aangetast nu het gebruik van het merk als adword er in dat geval enkel toe strekt de aandacht van de internetgebruiker te vestigen op het feit dat er alternatieven bestaan voor de waren of diensten van de merkhouder (aldus onder meer het Hof van Justitie in C-323/09 ‘Interflora’). Onder voormelde omstandigheden dienen de vorderingen van Serbo Serres te worden afgewezen.”

 Volgens de voorzieningenrechter maakt het dus niet uit dat het merk van de concurrent in de advertentie terug komt nu de advertentie duidelijk verwijst naar Luxlight. De internetgebruiker zou dan moeten begrijpen dat Luxlight een alternatief voor Luminus aanbiedt –aldus de voorzieningenrechter in het onderhavige geval-. Dat de advertentie wellicht verwarrend is nu de indruk kan ontstaan dat Luxlight ook Luminus lichtstraten aanbiedt, lijkt voor de voorzieningenrechter niet doorslaggevend.

Gebruik van generieke naam in Google advertentie door adverteerder

We zagen al dat het gebruik van de naam van de adverteerder in de advertentie van belang is wanneer gebruik wordt gemaakt van het merk van de concurrent als Google adword. Door het gebruik van de naam van de adverteerder is het voor de internetgebruiker duidelijk dat de eigenaar van het merk niets met de advertentie van doen heeft, en dat er een alternatief product of dienst wordt aangeboden voor het product of dienst van de eigenaar van het merk. Veel (internet) bedrijven gebruiken een beschrijvende of generieke naam voor hun bedrijf (marktplaats.nl, thuisbezorgd.nl, topbloemen.nl, etc.). In 2013 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag de volgende adword advertentie verboden die verscheen na het invoeren van het merk OTOLIFT:

Traplift kopen – Traplift.nl
www.traplift.nl/
Tip: Tijdelijk 10% korting op alle Traplift modellen uit 2012!
Traplift Modellen – Geef mij advies – Vrijblijvende offerte – Brochure Aanvragen  

Volgens de rechtbank is door het gebruik van “otolift” in combinatie met de adword-advertentie (hierboven) voor de gemiddelde internetgebruiker:

“4.8. (…) onmogelijk of moeilijk is om te weten of de trapliften waarop de tweede AdWord- advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van X of een economisch met haar verbonden onderneming, dan wel, integendeel een derde. De tekst van de advertentie bevat immers slechts generieke aanduidingen van trapliften, die kunnen duiden op trapliften van zowel X als trapliften van derden. De advertentie maakt de internetgebruiker ook op geen enkele andere manier duidelijk dat Practicomfort geen trapliften van X verhandelt, maar daarvoor een alternatief biedt in de vorm van trapliften van derden. Door een advertentie die dermate vaag blijft over de herkomst van de aangeboden trapliften te laten verschijnen na invoering van het AdWord “otolift” zou de gemiddelde internetgebruiker kunnen menen dat de aangeboden trapliften afkomstig zijn van X of een aan haar gelieerde onderneming. Daaruit volgt dat de herkomstaanduidingsfunctie van het merk OTOLIFT in het geding is.

Het vonnis is hier te vinden. 

Ten slotte

Wanneer je het merk van je concurrent als adword gebruikt dien je dus op te passen met het gebruik van een generieke naam als naam van de onderneming in de advertentie op Google. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat de herkomstaanduidingsfunctie is aangetast als “de advertentie” het voor de gemiddelde internetgebruiker moeilijk of onmogelijk maakt om vast te stellen of de aangeboden goederen al dan niet afkomstig zijn van de merkhouder of een aan hem gelieerde onderneming. Gezien de recente jurisprudentie is het derhalve de vraag of het gebruik van het Google adword "Fleurop" voor de advertentie van topbloemen zoals hierboven weergegeven in het screenshot is toegestaan. 

Het gebruik van het merk van de concurrent als adword mag, mits er een alternatief voor het product/dienst van de concurrent wordt aangeboden, geen verwarring omtrent de herkomst van het product/dienst wordt veroorzaakt en –kort gezegd- de reputatie van het merk van de concurrent niet wordt aangetast.